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国际公约和国内法对涉外定牌加工行为是否能形成商标侵权的规定尚无明确。我国认为，在不构成商标意义上使用的定牌加工的行为是不构成
商标法上的侵权的，这虽然可以认定受托方没有成立商标侵权，但并不符合常理且有经不起时间的考验的嫌疑。本文将在商标使用、合理审义务、涉外因素等方面阐述关于商标侵权认定的难点和建议。
一、 定牌加工行为的内涵
定牌加工也称为“贴牌生产”，简称 oem ，涉外定牌加工是其中的一个门类，具有涉外性，狭义的定牌加工是指由国内和境外的合作者签订，由加工方按约定生产产品，并贴有定作方商标，加工方悉数提交给定作方，由其出售并给予对方加工费。本文只讨论国内的加工方行为认定问题，即狭义的涉外定牌加工问题。随着国家商标制度的改进，公众越发重视商标权利的保护，很明显的是定牌加工有关行为中的商标侵权纠纷增多，且逐年上升。关于该类侵权问题的解决办法目前还不存在，因此需要各界深度探究，寻找合理解决方案。
二、涉外定牌加工商标侵权实务表现的解读
1.判定为非侵权的案件及其原因。最高人民法院在“ pretul ”案件中，以“ 不被视为商标意义上的使用行为 ”为理由，將其定牌加工行为定性为非商标侵权行为。从那时起，虽然仍有令人费解的问题，但总的来说，判决结果反响还是很好的。商标意义上的使用很久以来是人们认为该类案件侵权的唯一度量标准，在某种程度上并不是与时俱进的，在某些方面来讲也是不合时宜的。随着时代的发展，立法显露出其滞后的一面，所以以单一原因作为判定结果的依据属实不妥。像“ pretul 案”一样，储伯公司同意亚环公司使用其商标，这种英文标识充分发挥了其识别的重要作用，“ pretul ”标志被亚环公司用作中国境内的实物贴牌商标，该行为也是储伯公司应用其在墨西哥国拥有商标专用权的商标的重要条件，该公司拥有使用该商标的专属权利。但对国内商品的来源并无识别能力，因此，亚环的贴牌行为既没有分辨产品的出处意义，也没有实现分辨的功能，没有商标的性质，不能将其当做是商标来去使用，但对于该判决理由法律应该去更加肯定的释明。
2.判定为侵权案件及其原因。最高法院对于“本田”案件给出的判决原因，是最高法院对待类似案件所采取的立场。最高法院裁定，恒胜鑫泰和恒胜集团的侵权行为，属于商标使用行为。本案中侵权的商品，其各方经营者也可能经手到的多个环节，如交通、运输等等，因为网购海淘发展迅速，进出口频繁，被诉侵权产品虽远销海外也可能重新出现在国内市场，并且还能再出口，如此反复。同时，中国经济不断发展，消费者逐渐占领了一大部分国外市场，这时在消费时需要对鱼龙混合的商标进行分辨，其识别能力却又难以预估，所以消费者遇到贴牌商品时，一般是分辨不出的，该类商品无法被消费者考虑是否侵权，很大的原因是没有时间来考虑侵权问题，这对消费者来说也是一种因为混淆其合法权益遭到的损害。而且这种损害，在短期内难以消除。因此，在商标法中，增加了“容易引起混淆”这一特点，意思是说，侵权商品可以被公众熟知，并且公众有可能接触到这些商品，他们的认知混淆率非常之高，这也是判定侵权的一个考虑因素。该案表明，恒胜鑫泰和恒胜集团在生产并销售侵权摩托车时，使用的是“ hondakit ”文字和图形，这与本田株式会社所保护的商标构成相同、或类商标。如前所述，被诉侵权行为符合商标使用的条件，也有可能引起相关公众的混乱、误解。在“东风”案中，常佳公司曾保证说它不再侵权，以此可推定其对印尼 ptadi 公司有恶意抢先注册国内驰名商标的嫌疑，对于为印尼公司加工产品并出口印尼销售会损害我国企业在海外的利益明知不可为而为之，属于未履行合理审查并对此注意的义务。因此，江苏高院最终判定加工该商品的行为属于侵犯行为。如此判定主要考虑了三个问题：国内加工企业应明确委托方的资格，审核主体商标登记是否合理;加工人是否有必要履行合理的义务，判定该案构成商标侵权的重要特征之一就是考虑了域外商标因素的作用。
三、我国关于涉外定牌加工商标侵权立法的不足
国内立法在这方面存在缺陷。《商标法》第48条，本法称为商标使用，指在产品和包装上使用商标，并将其解释为发挥商品来源的辨别作用，第57条详细列举了商标侵权不同情形。还另外在未经商标注册人许
可，在同一种商品上使用与其注册商标相似的商标，或在其类似产品上使用同样的商标后添加“容易导致混淆”一要素。从这两条法条可以看出，对于是否为商标使用，界定商标的作用至关重要，法条明确规定商标使用的范围仅限于“商品上”，因此，附着、印刷在商品上可视为在商品上使用这一观点;这与《商标法》第40条的内容是异曲同工的，都是在商品生产过程中“贴附商标”的行为;可以认为，贴标是侵犯了注册商标的专用权行为，这与是否使用商标没有任何关系，而商标是为了“识别商品来源”;识别不应将其只划定于国内，对区域进行区别对待同样不符合相关法律的内涵。但在“ pretul ”案例中，认为商标是在中国境内进行的实物附着行为，没有识别商品服务出处的功能，不构成商标使用，该结论与法律的规定有一些本质的区别。域外因素成为本田案件判定侵权与否的重要因素，在过去判定案件时，对于相关公众可以接触到的商品，很明显漏掉了生产、运输等环节、可能接触商标的经营者，以及出口商品重新出现在国内市场和消费者在外国消费时的接触，这些点的遗漏应该被重视。此外，在涉外定牌加工过程中，一定限度内的审查义务没有得到加工方高度的关注，这就错失了一个有效减少争议的手段，因此对该义务的改进和完善是很有必要的。
四、完善涉外定牌加工商标立法的建议
1.商标性使用的合理设置。单从字面上可以看到商标的大致的使用范围，商标的使用必须是商品在流通过程中所使用的商标，这是由商品的性质和识别功能决定的，商品流通时，公众使用商标来筛选心仪产品，从而发挥商标的作用。其功能作用可以肯定贴牌是在手工加工环节产生的，而不是商品流通环节，所以一定要抓住商品流通这一点。此外，《商标法》还必须考虑到，商标的使用不应有固步自封的地域局限，更不应有一个国家主义思想。商品未在国内销售，但商品可能流回国内且中国消费者出国旅游或消费也会接触到商标，这时商品虽然未在国内使用，但是随着电子商务洋淘等跨境交易的高度发展，不能排除商品回流走进公众视野，出国旅游消费也可能接触到商标，商标侵权认定依旧是个问题。所以对于商标使用的范围需要进一步考量并做出合理规定。
2.对域外因素的考量。对于涉案商标在国外注册状况以及定作方所委托产品所涉商标的使用状况、以及定作方是否持有商标相关证明等的文件、为定牌加工前期做好域外因素的审查工作，这些都是涉及域外需要重点考虑的因素。消费者在国外消费时，一个商品是否是侵权的商品并不被视为消费的重点关注因素，所以商标侵权的乱入，无意间扰乱了定牌加工的商品在市场中的大众认知，造成了公众的混淆，对商标实际所有者来说，也是一种经济利益的损害。在商品流向市场的过程中，商品的各环节中的经营人员也算是对商品的一种经手，同样存在接触的较大可能，这时在跨境加工的过程中，地域因素应该受到重视，立法人员应将地域因素列入重点关注的对象名单，并作出适时有效的规定。
3.合理审查义务。在受委托之前，应对产品涉及的知识产权、专利等情况进行必要的理解和审核，但对加工企业来说，只要加工方对定作方的合法资质及商标权属状态进行审查了之后，就能了解定作方的商标权利状况，并能够了解定作方的商标权利状态，这样便属于履行了必要的审查注意义务，而不应要求加工企业审查定作方取得商标的合法性和正当性等问题。在交易过程中，双方当事人都有对彼此的信赖利益并依据诚实信用原则来进行民事活动的权利，在涉外定牌加工过程中，超出必要限度审查，便加重了受托方的责任义务，考虑到审查境外定做方取得商标的是否合理和正当对于加工方而言，难度很大，所以，立法时在审查义务上应加以限制。
商标法上的侵权的，这虽然可以认定受托方没有成立商标侵权，但并不符合常理且有经不起时间的考验的嫌疑。本文将在商标使用、合理审义务、涉外因素等方面阐述关于商标侵权认定的难点和建议。
一、 定牌加工行为的内涵
定牌加工也称为“贴牌生产”，简称 oem ，涉外定牌加工是其中的一个门类，具有涉外性，狭义的定牌加工是指由国内和境外的合作者签订，由加工方按约定生产产品，并贴有定作方商标，加工方悉数提交给定作方，由其出售并给予对方加工费。本文只讨论国内的加工方行为认定问题，即狭义的涉外定牌加工问题。随着国家商标制度的改进，公众越发重视商标权利的保护，很明显的是定牌加工有关行为中的商标侵权纠纷增多，且逐年上升。关于该类侵权问题的解决办法目前还不存在，因此需要各界深度探究，寻找合理解决方案。
二、涉外定牌加工商标侵权实务表现的解读
1.判定为非侵权的案件及其原因。最高人民法院在“ pretul ”案件中，以“ 不被视为商标意义上的使用行为 ”为理由，將其定牌加工行为定性为非商标侵权行为。从那时起，虽然仍有令人费解的问题，但总的来说，判决结果反响还是很好的。商标意义上的使用很久以来是人们认为该类案件侵权的唯一度量标准，在某种程度上并不是与时俱进的，在某些方面来讲也是不合时宜的。随着时代的发展，立法显露出其滞后的一面，所以以单一原因作为判定结果的依据属实不妥。像“ pretul 案”一样，储伯公司同意亚环公司使用其商标，这种英文标识充分发挥了其识别的重要作用，“ pretul ”标志被亚环公司用作中国境内的实物贴牌商标，该行为也是储伯公司应用其在墨西哥国拥有商标专用权的商标的重要条件，该公司拥有使用该商标的专属权利。但对国内商品的来源并无识别能力，因此，亚环的贴牌行为既没有分辨产品的出处意义，也没有实现分辨的功能，没有商标的性质，不能将其当做是商标来去使用，但对于该判决理由法律应该去更加肯定的释明。
2.判定为侵权案件及其原因。最高法院对于“本田”案件给出的判决原因，是最高法院对待类似案件所采取的立场。最高法院裁定，恒胜鑫泰和恒胜集团的侵权行为，属于商标使用行为。本案中侵权的商品，其各方经营者也可能经手到的多个环节，如交通、运输等等，因为网购海淘发展迅速，进出口频繁，被诉侵权产品虽远销海外也可能重新出现在国内市场，并且还能再出口，如此反复。同时，中国经济不断发展，消费者逐渐占领了一大部分国外市场，这时在消费时需要对鱼龙混合的商标进行分辨，其识别能力却又难以预估，所以消费者遇到贴牌商品时，一般是分辨不出的，该类商品无法被消费者考虑是否侵权，很大的原因是没有时间来考虑侵权问题，这对消费者来说也是一种因为混淆其合法权益遭到的损害。而且这种损害，在短期内难以消除。因此，在商标法中，增加了“容易引起混淆”这一特点，意思是说，侵权商品可以被公众熟知，并且公众有可能接触到这些商品，他们的认知混淆率非常之高，这也是判定侵权的一个考虑因素。该案表明，恒胜鑫泰和恒胜集团在生产并销售侵权摩托车时，使用的是“ hondakit ”文字和图形，这与本田株式会社所保护的商标构成相同、或类商标。如前所述，被诉侵权行为符合商标使用的条件，也有可能引起相关公众的混乱、误解。在“东风”案中，常佳公司曾保证说它不再侵权，以此可推定其对印尼 ptadi 公司有恶意抢先注册国内驰名商标的嫌疑，对于为印尼公司加工产品并出口印尼销售会损害我国企业在海外的利益明知不可为而为之，属于未履行合理审查并对此注意的义务。因此，江苏高院最终判定加工该商品的行为属于侵犯行为。如此判定主要考虑了三个问题：国内加工企业应明确委托方的资格，审核主体商标登记是否合理;加工人是否有必要履行合理的义务，判定该案构成商标侵权的重要特征之一就是考虑了域外商标因素的作用。
三、我国关于涉外定牌加工商标侵权立法的不足
国内立法在这方面存在缺陷。《商标法》第48条，本法称为商标使用，指在产品和包装上使用商标，并将其解释为发挥商品来源的辨别作用，第57条详细列举了商标侵权不同情形。还另外在未经商标注册人许
可，在同一种商品上使用与其注册商标相似的商标，或在其类似产品上使用同样的商标后添加“容易导致混淆”一要素。从这两条法条可以看出，对于是否为商标使用，界定商标的作用至关重要，法条明确规定商标使用的范围仅限于“商品上”，因此，附着、印刷在商品上可视为在商品上使用这一观点;这与《商标法》第40条的内容是异曲同工的，都是在商品生产过程中“贴附商标”的行为;可以认为，贴标是侵犯了注册商标的专用权行为，这与是否使用商标没有任何关系，而商标是为了“识别商品来源”;识别不应将其只划定于国内，对区域进行区别对待同样不符合相关法律的内涵。但在“ pretul ”案例中，认为商标是在中国境内进行的实物附着行为，没有识别商品服务出处的功能，不构成商标使用，该结论与法律的规定有一些本质的区别。域外因素成为本田案件判定侵权与否的重要因素，在过去判定案件时，对于相关公众可以接触到的商品，很明显漏掉了生产、运输等环节、可能接触商标的经营者，以及出口商品重新出现在国内市场和消费者在外国消费时的接触，这些点的遗漏应该被重视。此外，在涉外定牌加工过程中，一定限度内的审查义务没有得到加工方高度的关注，这就错失了一个有效减少争议的手段，因此对该义务的改进和完善是很有必要的。
四、完善涉外定牌加工商标立法的建议
1.商标性使用的合理设置。单从字面上可以看到商标的大致的使用范围，商标的使用必须是商品在流通过程中所使用的商标，这是由商品的性质和识别功能决定的，商品流通时，公众使用商标来筛选心仪产品，从而发挥商标的作用。其功能作用可以肯定贴牌是在手工加工环节产生的，而不是商品流通环节，所以一定要抓住商品流通这一点。此外，《商标法》还必须考虑到，商标的使用不应有固步自封的地域局限，更不应有一个国家主义思想。商品未在国内销售，但商品可能流回国内且中国消费者出国旅游或消费也会接触到商标，这时商品虽然未在国内使用，但是随着电子商务洋淘等跨境交易的高度发展，不能排除商品回流走进公众视野，出国旅游消费也可能接触到商标，商标侵权认定依旧是个问题。所以对于商标使用的范围需要进一步考量并做出合理规定。
2.对域外因素的考量。对于涉案商标在国外注册状况以及定作方所委托产品所涉商标的使用状况、以及定作方是否持有商标相关证明等的文件、为定牌加工前期做好域外因素的审查工作，这些都是涉及域外需要重点考虑的因素。消费者在国外消费时，一个商品是否是侵权的商品并不被视为消费的重点关注因素，所以商标侵权的乱入，无意间扰乱了定牌加工的商品在市场中的大众认知，造成了公众的混淆，对商标实际所有者来说，也是一种经济利益的损害。在商品流向市场的过程中，商品的各环节中的经营人员也算是对商品的一种经手，同样存在接触的较大可能，这时在跨境加工的过程中，地域因素应该受到重视，立法人员应将地域因素列入重点关注的对象名单，并作出适时有效的规定。
3.合理审查义务。在受委托之前，应对产品涉及的知识产权、专利等情况进行必要的理解和审核，但对加工企业来说，只要加工方对定作方的合法资质及商标权属状态进行审查了之后，就能了解定作方的商标权利状况，并能够了解定作方的商标权利状态，这样便属于履行了必要的审查注意义务，而不应要求加工企业审查定作方取得商标的合法性和正当性等问题。在交易过程中，双方当事人都有对彼此的信赖利益并依据诚实信用原则来进行民事活动的权利，在涉外定牌加工过程中，超出必要限度审查，便加重了受托方的责任义务，考虑到审查境外定做方取得商标的是否合理和正当对于加工方而言，难度很大，所以，立法时在审查义务上应加以限制。