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摘要：当前，外向型经济已经成为我国经济的重要组成部分。在国际贸易中，涉外定牌加工是我国经济对外开放的一种主要贸易方式。但涉外定牌加工中涉及到商标的使用，这使得我国与定牌加工有关的商标侵权纠纷呈现上升的趋势。由于我国法律在定牌加工商标侵权问题方面的空白，导致当前理论界和司法实务界对该问题一直争论不休。所以对定牌加工行为的性质进行讨论显得十分必要。
关键词：定牌加工；商标侵权；混淆可能性原则
我国在参与国际贸易过程中，利用自身劳动力成本的优势，发展起了众多加工企业，我国也因此有了“世界加工厂”之称。其中，定牌加工就是我国加工企业参与国际分工的一个重要形式，尤其是在东南沿海地区，定牌加工在这些地区的经济增长中扮演着极为重要的角色。然而，随着我国越来越多的企业走上贴牌生产之路，问题也接踵而至。定牌加工企业被诉商标侵权的案件屡屡发生，而由于我国的法律法规并没有对定牌加工问题进行明确规定，再加之现行《商标法》上混淆理论的缺失，所以导致当前在理论界和司法实务界对定牌加工商标侵权问题的认定仍存在很大的争议，这使得我国加工企业的发展陷入了困境。而当前正在讨论的《商标法》（修订草案征求意见稿）仍为对此问题进行澄清。因此，对这一问题进行深入分析，提出相关的立法完善建议，对于促进我国定牌加工企业的发展、增进国际贸易交流具有重要意义。
一、定牌加工的概念及特征
定牌加工也称为贴牌加工，就是指OEM（Original Equipment Manufacture），即加工方基于合同，为委托方加工贴有指定商标的商品并将该商品交付给委托方，委托方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。
根据不同的标准，可以将定牌加工分为以下几种类型：（1）按照委托方和加工方的国别，分为国内企业之间的定牌加工和涉外企业之间的定牌加工。（2）按照委托方对加工方的授权范围，分为单纯加工型定牌加工和加工、销售复合型定牌加工。（3）按照委托方（商标权利人）与加工方之间的环节层次，分为直接定牌加工和间接定牌加工。[1]由于其他几类定牌加工行为是否构成商标侵权已经形成共识，所以本文所讨论的定牌加工仅指委托方为境外的商标权人或商标使用权人，国内加工企业按委托方的要求对产品进行加工并贴上委托方提供的商标后，将该批产品全部交付给委托方而不在中国境内销售的情形。
基于对定牌加工的概念分析，我们可以进一步总结出其法律特征：第一，在定牌加工这一法律关系中，其中一方即加工方为国内的加工企业，另一方即委托方为境外企业；第二，境外企业委托国内加工企业为其加工贴有指定商标的产品；第三，委托方在境外对该指定商标享有合法的商标权或商标使用权，而加工方对该商标不享有任何权利；第四，加工方完成加工后，将产品全部出口交付给定作方，即该批产品全部外销而不会在国内市场进行销售。
二、典型案例介绍
1. 美国耐克国际有限公司诉浙江省嘉兴市银兴制衣厂等商标侵权纠纷案[2]
本案的原告是美国耐克公司，其在中国享有“NIKE”字母商标专用权，并核定使用于第53类运动衣商品上。西班牙CIDESPORT公司是被告之一，其已经“NIKE”字母商标的西班牙专用权人FLORA BERTRAND MATA的合法授权在西班牙使用“NIKE”商标从事运动服装的制作和批发。
2000年西班牙CIDESPORT公司委托浙江省嘉兴市银兴制衣厂加工制作耐克男滑雪夹克，由委托人提供布料、急钮金属（纽扣）、挂牌纸（“NIKE”商标吊牌）以及标有“NIKE”标识的衣物包装胶袋等。该批服装生产出来后，浙江省嘉兴市银兴制衣厂又委托浙江省畜产进出口公司代理出口并于深圳海关报关。原告耐克公司发现后，认为银兴制衣厂加工制造并标注“NIKE”商标的行为侵犯了其商标专用权，便将西班牙公司、银兴制衣厂与畜产品出口公司诉诸法院，要求法院判令被告停止侵权并赔偿经济损失50万元。
法院审理后认为，虽然西班牙CIDESPORT公司在西班牙对“NIKE”商标拥有合法的专有使用权，但是商标权同其他知识产权一样，具有地域性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得 NIKE 商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。原告注册商标核定使用的商品是第53类：运动衣，被告在本案中被控侵权的商品是滑雪夹克，其与原告的 NIKE注册商标核定使用的商品属于同类商品。被告西班牙（CIDESPORT）公司未经原告许可，以商业目的在中国境内委托制造并出口标识为 NIKE 商标的滑雪夹克；被告浙江省畜产进出口公司负责标有 NIKE 商标的滑雪夹克的进出口；被告嘉兴市银兴制衣厂接受西班牙（CIDESPORT）公司委托配合浙江省畜产进出口公司制造加工标 NIKE 商标的滑雪夹克。上列三被告在本案的侵权行为中主观上有意思上的联络，行为上有明确的分工，共同构成一个完整的商标侵权行为。依据《商标法》第52条第1款之规定，判决三被告停止侵权、赔偿原告经济损失。
2. 上海申达音响电子有限公司诉玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标专用权纠纷案[3]
原告上海申达音响电子有限公司1997年2月3日向国家工商总局商标局申请注册第 1163193 号“JOLIDA”商标，并于1998年3月28日获准注册，核定使用商品第9类：“扩大器、收音机、影碟机”。2008年7月9日，该商标经过知识产权海关保护备案，备案号T2008-13440。被告自成立以来在相同商品上使用“JOLIDA”商标，直接导致原告在美国的订单数量减少。2008年8月1日，原告收到上海海关法规处《确认知识产权侵权状况通知书》，确认被告申报出口美国98台电子管功率放大器，商品上标有“JOLIDA”商标。原告认为，被告未经许可在相同商品上使用“JOLIDA”商标，侵犯了原告的商标专用权，请求法院判令被告停止侵权并赔偿经济损失。 法院最后认为：商标的主要功能是区分商品和服务的来源，而《中华人民共和国商标法》所禁止的商标侵权行为的法律规定的主要目的在于防止相关消费者对商品和服务的来源产生混淆和误认。因此，认定商标侵权行为必须要结合是否存在混淆和误认的情况来综合判断。由于涉外定牌加工出口的产品全部销往美国市场，而且在产品及包装上标注的商标和企业名称均为美国朱利达电子有限公司所有，因此在美国市场相关消费者通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达电子有限公司。而由于涉案产品全部出口，未在中国市场实际销售，中国国内的消费者不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能。因此，被告的行为不构成商标侵权。
3.由两则案例引发的思考
对比上述两则案例，其在案件事实上十分相似，但两者的判决结果却大相径庭，这也从侧面反映出当前对于定牌加工商标侵权问题的不同观点的激烈交锋。
在第一则案例即耐克商标案中，法院认为被告构成商标侵权的主要依据是现行《商标法》第52条的规定。根据《商标法》第52条第1款的规定，“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的行为构成对商标权利人注册商标专用权的侵犯，即使加工产品最终全部外销，并不会造成国内消费者的误认，但由于《商标法》并未将“混淆”作为构成商标侵权的要件，所以从客观上看加工方的行为仍然完全符合《商标法》第52条第1款所规定的商标侵权要件。耐克案的判决对我国司法实务界处理定牌加工商标侵权问题的态度有着深远影响。之后发生的类似案件，几乎都沿用了这一判决的观点，认为构成商标侵权的观点也成为当前司法实务界处理定牌加工商标侵权问题的主流观点。
在理论界，支持构成商标侵权的学者更是从我国现行《商标法》的规定出发，提出了更加系统、充分的理由：第一，根据现行法律、法规及司法解释，商标侵权认定必须以造成混淆为必要条件的，仅限于驰名商标保护方面，并未将混淆原则作为构成《商标法》第52条商标侵权行为的要件。又由于我国《商标法》采取列举的方式罗列了商标侵权的行为，“对某种行为是否构成商标侵权而作出的主观判断都不应脱离现行法律的规定”[4]。所以在判定定牌加工行为是否构成商标侵权时也应当以现行法律为依据；第二，即便将混淆原则适用于定牌加工商标侵权的判定之中，也仍然不影响认定构成商标侵权。因为当前国际贸易的形式相当复杂，并不能以定牌加工的产品全部用于外销而未在中国市场销售为由，就认为定牌加工的产品交付给委托方之后便会一去不复返不会造成国内消费者的误认或不会给国内商标权人造成任何损害后果。因为委托方很可能在之后进行全球配送，将该批产品又发送到中国市场进行销售，所以仍然存在造成国内消费者混淆的可能性。第三，商标权具有地域性，委托方虽然在境外享有商标权，但是其商标没有在中国注册，因此在中国不享有商标专用权，在中国使用该商标即构成对中国商标权的侵犯。
但是，理论界目前对这一观点仍存在很大的争议，不少学者反对将定牌加工认定为商标侵权。从“JOLIDA”商标案中也可以看出，实务界的态度也出现了一定的松动。在该案中，法院从商标的主要功能即识别商品或服务来源的功能出发，进而得出应当以混淆原则作为判定商标侵权的要件的结论。因此，虽然本案中加工方在与中国境内注册商标所核定的同一或类似的商品上贴附了与注册商标相同的商标，由于该批产品全部外销至美国，没有引起中国境内的消费者对该商品的来源发生混淆的可能性，所以法院认为加工方的行为不构成商标侵权。这一观点在北京市高级人民法院2004年颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中就有所体现。北京市高级人民法院在第13条 “对受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或相近似的，其行为是否构成侵权”中规定：“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，应当认定构成侵权。”根据这一解释，受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与国内商标权人的注册商标相同或相近似的行为不构成商标侵权。遗憾的是该条意见在2006年被删除了。
三、定牌加工不应被认定为商标侵权
从形式上看，支持定牌加工行为构成商标侵权的观点严格依照了我国现行法律的规定，当然具有合法性，但该观点是否具有合理性却值得榷商。笔者认为，僵硬地适用现行法律反而暴露出我国现行《商标法》在认定商标直接侵权时未将混淆原则作为构成要件的这一弊端，造成我国对商标权过度保护，并超出了发达国家的保护水平。另外，从经济层面上看，将定牌加工认定为商标侵权给我国一大批从事定牌加工的企业造成了巨大的冲击，阻碍了其健康发展。所以笔者认为，定牌加工行为不应被认定为商标侵权。在下文中，笔者将着重从定牌加工是否构成商标法意义上的商标使用以及以混淆原则作为商标直接侵权的判定标准两方面进行详细阐述。
1.定牌加工并非商标法上的商标使用
在判断定牌加工是否会造成相关消费者混淆前，首先应该明确的是定牌加工中，加工方在产品上贴附指定商标的行为到底是否是商标法意义上的商标使用。如果连商标使用都算不上，又何谈商标侵权？
虽然，我国现行《商标法》并未将商标法上的商标使用限定为商业活动中的使用，但是从实现商标功能这一立法目的的角度出发，商标最主要的功能是识别，而只有当商标所标示的产品进入流通领域，使相关公众在该商标所标示的产品与商标所有人之间建立起特定的联系后，商标的识别功能才能够发挥。如果产品尚未进入流通领域，商标仅仅是贴附在产品上的一个标志，并无识别功能可言。因此，商标法上的商标使用，应当是商业活动中的使用，即将贴有商标的商品进行销售或做其他流通。在定牌加工行为中，加工方将委托方指定的商标贴附于产品上的行为并不属于流通行为，并没有使相关公众在贴有该商标的产品与商标所有人之间建立起特定的联系，因此其行为不构成商标法上的商标使用。 2.应以混淆原则作为判定商标直接侵权的标准
正如上文所述，虽然当前商标又具备了区别商品或服务的质量、进行广告宣传、增强企业竞争力、传递企业文化等新功
能，[5]但识别功能始终是商标最基本的功能，离开了商标的识别功能，所谓的商标也就不复存在了[6]。所以，商标法为商标权提供保护最根本的还是要保护商标识别功能的发挥。而混淆却是对识别功能的破坏，混淆的发生将直接导致消费者在选择商品或服务时无法通过商标正确识别商品或服务的来源。因此，以是否存在混淆可能性作为认定商标侵权的判断标准是保护商标权的必然要求。这也是为什么大多数国家都把混淆可能性明确规定为构成商标侵权的要件或前提条件。如美国的《兰哈姆法》就规定：在商业活动中，任何未经许可将复制、伪造、抄袭或仿冒的他人注册商标标识用于对商品或服务进行销售、推销或广告宣传的行为，只有可能导致混淆、误认或欺骗，才可构成对注册商标权的直接侵权。另外，TRIPs协议第16条也明确地将“可能产生混淆”作为侵犯商标权的必要条件。[7]
所以，在混淆原则下分析定牌加工这一贸易形式，加工方按照委托方的要求完成加工后，将产品全部交付给委托方而不在中国市场销售，这一过程中并不存在造成相关公众混淆的可能性，因此不应将定牌加工认定为商标侵权行为。
四、立法建议
《商标法》（修订草案征求意见稿）自2011年9月开始公开向社会征求意见，目前征求意见阶段已经结束。此次征求意见稿修改覆盖面很大并有不少亮点，但也仍有不足之处。
定牌加工商标侵权问题暴露出我国现行《商标法》的一大不足就是未将“存在混淆可能”作为认定商标侵权的要件，导致我国将不可能造成相关公众混淆的定牌加工行为也认定为商标侵权，这不但与商标法的立法目的相背离，而且使得我国对商标权的保护水平超过了发达国家。虽然最高人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中把造成消费者的混淆或误认作为判断商品类似与否、商标近似与否的依据，但这与直接把“混淆可能性”作为判断商标侵权构成要件仍是不同的，因为即使在相同商品上使用了相同的商标，也仍有可能因为不存在混淆可能性而不应被认定为商标侵权，定牌加工就是一个典型的例子。而遗憾的是此次征求意见稿仍未对这一问题进行修改，希望《商标法》能尽快将“存在混淆可能”规定为商标侵权的构成要件。
注释：
[1]闫卫国：《定牌加工中的商标侵权》，载《中华商标》2002年第7期，第15页。
[2]参见广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2001）深中法知产初字第55号。
[3]参见上海市第一中级人民法院民事判决书（2008）沪一中民五（知）初字第317号。
[4]葛留祥：《正视定牌加工中的商标侵权行为》，载《中华商标》2005年第9期，第45页。
[5]王莲峰：《商标法学》，北京大学出版社2007年版，第17页。
[6]吴汉东等：《知识产权基本问题研究》（第二版分论），中国人民大学出版社2009版，第344页。
[7]王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2011年版，第433页。
参考文献：
[1]郑成思：《知识产权论》，法律出版社2003年版。
[2]吴汉东：《知识产权法学》，北京大学出版社2009年版。
[3]吴汉东等：《知识产权基本问题研究》（第二版分论），中国人民大学出版社2009版。
[4]王莲峰：《商标法学》，北京大学出版社2007年版。
[5]王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2011年版。
[6]闫卫国：《定牌加工中的商标侵权》，载《中华商标》2002年第7期。
[7]葛留祥：《正视定牌加工中的商标侵权行为》，载《中华商标》2005年 第9期。
[8]张玉敏：《涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用》，载《知识产权》2008年第4期。
[9]浙江省高级人民法院课题组：《贴牌生产中商标侵权问题研究》，载《法律适用》2008年第4期。
（作者通讯地址：华东政法大学研究生教育学院2011级知识产权专业硕士研究生，上海市 200000）
关键词：定牌加工；商标侵权；混淆可能性原则
我国在参与国际贸易过程中，利用自身劳动力成本的优势，发展起了众多加工企业，我国也因此有了“世界加工厂”之称。其中，定牌加工就是我国加工企业参与国际分工的一个重要形式，尤其是在东南沿海地区，定牌加工在这些地区的经济增长中扮演着极为重要的角色。然而，随着我国越来越多的企业走上贴牌生产之路，问题也接踵而至。定牌加工企业被诉商标侵权的案件屡屡发生，而由于我国的法律法规并没有对定牌加工问题进行明确规定，再加之现行《商标法》上混淆理论的缺失，所以导致当前在理论界和司法实务界对定牌加工商标侵权问题的认定仍存在很大的争议，这使得我国加工企业的发展陷入了困境。而当前正在讨论的《商标法》（修订草案征求意见稿）仍为对此问题进行澄清。因此，对这一问题进行深入分析，提出相关的立法完善建议，对于促进我国定牌加工企业的发展、增进国际贸易交流具有重要意义。
一、定牌加工的概念及特征
定牌加工也称为贴牌加工，就是指OEM（Original Equipment Manufacture），即加工方基于合同，为委托方加工贴有指定商标的商品并将该商品交付给委托方，委托方根据约定向加工方支付加工费的贸易方式。
根据不同的标准，可以将定牌加工分为以下几种类型：（1）按照委托方和加工方的国别，分为国内企业之间的定牌加工和涉外企业之间的定牌加工。（2）按照委托方对加工方的授权范围，分为单纯加工型定牌加工和加工、销售复合型定牌加工。（3）按照委托方（商标权利人）与加工方之间的环节层次，分为直接定牌加工和间接定牌加工。[1]由于其他几类定牌加工行为是否构成商标侵权已经形成共识，所以本文所讨论的定牌加工仅指委托方为境外的商标权人或商标使用权人，国内加工企业按委托方的要求对产品进行加工并贴上委托方提供的商标后，将该批产品全部交付给委托方而不在中国境内销售的情形。
基于对定牌加工的概念分析，我们可以进一步总结出其法律特征：第一，在定牌加工这一法律关系中，其中一方即加工方为国内的加工企业，另一方即委托方为境外企业；第二，境外企业委托国内加工企业为其加工贴有指定商标的产品；第三，委托方在境外对该指定商标享有合法的商标权或商标使用权，而加工方对该商标不享有任何权利；第四，加工方完成加工后，将产品全部出口交付给定作方，即该批产品全部外销而不会在国内市场进行销售。
二、典型案例介绍
1. 美国耐克国际有限公司诉浙江省嘉兴市银兴制衣厂等商标侵权纠纷案[2]
本案的原告是美国耐克公司，其在中国享有“NIKE”字母商标专用权，并核定使用于第53类运动衣商品上。西班牙CIDESPORT公司是被告之一，其已经“NIKE”字母商标的西班牙专用权人FLORA BERTRAND MATA的合法授权在西班牙使用“NIKE”商标从事运动服装的制作和批发。
2000年西班牙CIDESPORT公司委托浙江省嘉兴市银兴制衣厂加工制作耐克男滑雪夹克，由委托人提供布料、急钮金属（纽扣）、挂牌纸（“NIKE”商标吊牌）以及标有“NIKE”标识的衣物包装胶袋等。该批服装生产出来后，浙江省嘉兴市银兴制衣厂又委托浙江省畜产进出口公司代理出口并于深圳海关报关。原告耐克公司发现后，认为银兴制衣厂加工制造并标注“NIKE”商标的行为侵犯了其商标专用权，便将西班牙公司、银兴制衣厂与畜产品出口公司诉诸法院，要求法院判令被告停止侵权并赔偿经济损失50万元。
法院审理后认为，虽然西班牙CIDESPORT公司在西班牙对“NIKE”商标拥有合法的专有使用权，但是商标权同其他知识产权一样，具有地域性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得 NIKE 商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。原告注册商标核定使用的商品是第53类：运动衣，被告在本案中被控侵权的商品是滑雪夹克，其与原告的 NIKE注册商标核定使用的商品属于同类商品。被告西班牙（CIDESPORT）公司未经原告许可，以商业目的在中国境内委托制造并出口标识为 NIKE 商标的滑雪夹克；被告浙江省畜产进出口公司负责标有 NIKE 商标的滑雪夹克的进出口；被告嘉兴市银兴制衣厂接受西班牙（CIDESPORT）公司委托配合浙江省畜产进出口公司制造加工标 NIKE 商标的滑雪夹克。上列三被告在本案的侵权行为中主观上有意思上的联络，行为上有明确的分工，共同构成一个完整的商标侵权行为。依据《商标法》第52条第1款之规定，判决三被告停止侵权、赔偿原告经济损失。
2. 上海申达音响电子有限公司诉玖丽得电子（上海）有限公司侵犯商标专用权纠纷案[3]
原告上海申达音响电子有限公司1997年2月3日向国家工商总局商标局申请注册第 1163193 号“JOLIDA”商标，并于1998年3月28日获准注册，核定使用商品第9类：“扩大器、收音机、影碟机”。2008年7月9日，该商标经过知识产权海关保护备案，备案号T2008-13440。被告自成立以来在相同商品上使用“JOLIDA”商标，直接导致原告在美国的订单数量减少。2008年8月1日，原告收到上海海关法规处《确认知识产权侵权状况通知书》，确认被告申报出口美国98台电子管功率放大器，商品上标有“JOLIDA”商标。原告认为，被告未经许可在相同商品上使用“JOLIDA”商标，侵犯了原告的商标专用权，请求法院判令被告停止侵权并赔偿经济损失。 法院最后认为：商标的主要功能是区分商品和服务的来源，而《中华人民共和国商标法》所禁止的商标侵权行为的法律规定的主要目的在于防止相关消费者对商品和服务的来源产生混淆和误认。因此，认定商标侵权行为必须要结合是否存在混淆和误认的情况来综合判断。由于涉外定牌加工出口的产品全部销往美国市场，而且在产品及包装上标注的商标和企业名称均为美国朱利达电子有限公司所有，因此在美国市场相关消费者通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达电子有限公司。而由于涉案产品全部出口，未在中国市场实际销售，中国国内的消费者不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能。因此，被告的行为不构成商标侵权。
3.由两则案例引发的思考
对比上述两则案例，其在案件事实上十分相似，但两者的判决结果却大相径庭，这也从侧面反映出当前对于定牌加工商标侵权问题的不同观点的激烈交锋。
在第一则案例即耐克商标案中，法院认为被告构成商标侵权的主要依据是现行《商标法》第52条的规定。根据《商标法》第52条第1款的规定，“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的行为构成对商标权利人注册商标专用权的侵犯，即使加工产品最终全部外销，并不会造成国内消费者的误认，但由于《商标法》并未将“混淆”作为构成商标侵权的要件，所以从客观上看加工方的行为仍然完全符合《商标法》第52条第1款所规定的商标侵权要件。耐克案的判决对我国司法实务界处理定牌加工商标侵权问题的态度有着深远影响。之后发生的类似案件，几乎都沿用了这一判决的观点，认为构成商标侵权的观点也成为当前司法实务界处理定牌加工商标侵权问题的主流观点。
在理论界，支持构成商标侵权的学者更是从我国现行《商标法》的规定出发，提出了更加系统、充分的理由：第一，根据现行法律、法规及司法解释，商标侵权认定必须以造成混淆为必要条件的，仅限于驰名商标保护方面，并未将混淆原则作为构成《商标法》第52条商标侵权行为的要件。又由于我国《商标法》采取列举的方式罗列了商标侵权的行为，“对某种行为是否构成商标侵权而作出的主观判断都不应脱离现行法律的规定”[4]。所以在判定定牌加工行为是否构成商标侵权时也应当以现行法律为依据；第二，即便将混淆原则适用于定牌加工商标侵权的判定之中，也仍然不影响认定构成商标侵权。因为当前国际贸易的形式相当复杂，并不能以定牌加工的产品全部用于外销而未在中国市场销售为由，就认为定牌加工的产品交付给委托方之后便会一去不复返不会造成国内消费者的误认或不会给国内商标权人造成任何损害后果。因为委托方很可能在之后进行全球配送，将该批产品又发送到中国市场进行销售，所以仍然存在造成国内消费者混淆的可能性。第三，商标权具有地域性，委托方虽然在境外享有商标权，但是其商标没有在中国注册，因此在中国不享有商标专用权，在中国使用该商标即构成对中国商标权的侵犯。
但是，理论界目前对这一观点仍存在很大的争议，不少学者反对将定牌加工认定为商标侵权。从“JOLIDA”商标案中也可以看出，实务界的态度也出现了一定的松动。在该案中，法院从商标的主要功能即识别商品或服务来源的功能出发，进而得出应当以混淆原则作为判定商标侵权的要件的结论。因此，虽然本案中加工方在与中国境内注册商标所核定的同一或类似的商品上贴附了与注册商标相同的商标，由于该批产品全部外销至美国，没有引起中国境内的消费者对该商品的来源发生混淆的可能性，所以法院认为加工方的行为不构成商标侵权。这一观点在北京市高级人民法院2004年颁布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中就有所体现。北京市高级人民法院在第13条 “对受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与权利人的注册商标相同或相近似的，其行为是否构成侵权”中规定：“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，应当认定构成侵权。”根据这一解释，受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口，其商标与国内商标权人的注册商标相同或相近似的行为不构成商标侵权。遗憾的是该条意见在2006年被删除了。
三、定牌加工不应被认定为商标侵权
从形式上看，支持定牌加工行为构成商标侵权的观点严格依照了我国现行法律的规定，当然具有合法性，但该观点是否具有合理性却值得榷商。笔者认为，僵硬地适用现行法律反而暴露出我国现行《商标法》在认定商标直接侵权时未将混淆原则作为构成要件的这一弊端，造成我国对商标权过度保护，并超出了发达国家的保护水平。另外，从经济层面上看，将定牌加工认定为商标侵权给我国一大批从事定牌加工的企业造成了巨大的冲击，阻碍了其健康发展。所以笔者认为，定牌加工行为不应被认定为商标侵权。在下文中，笔者将着重从定牌加工是否构成商标法意义上的商标使用以及以混淆原则作为商标直接侵权的判定标准两方面进行详细阐述。
1.定牌加工并非商标法上的商标使用
在判断定牌加工是否会造成相关消费者混淆前，首先应该明确的是定牌加工中，加工方在产品上贴附指定商标的行为到底是否是商标法意义上的商标使用。如果连商标使用都算不上，又何谈商标侵权？
虽然，我国现行《商标法》并未将商标法上的商标使用限定为商业活动中的使用，但是从实现商标功能这一立法目的的角度出发，商标最主要的功能是识别，而只有当商标所标示的产品进入流通领域，使相关公众在该商标所标示的产品与商标所有人之间建立起特定的联系后，商标的识别功能才能够发挥。如果产品尚未进入流通领域，商标仅仅是贴附在产品上的一个标志，并无识别功能可言。因此，商标法上的商标使用，应当是商业活动中的使用，即将贴有商标的商品进行销售或做其他流通。在定牌加工行为中，加工方将委托方指定的商标贴附于产品上的行为并不属于流通行为，并没有使相关公众在贴有该商标的产品与商标所有人之间建立起特定的联系，因此其行为不构成商标法上的商标使用。 2.应以混淆原则作为判定商标直接侵权的标准
正如上文所述，虽然当前商标又具备了区别商品或服务的质量、进行广告宣传、增强企业竞争力、传递企业文化等新功
能，[5]但识别功能始终是商标最基本的功能，离开了商标的识别功能，所谓的商标也就不复存在了[6]。所以，商标法为商标权提供保护最根本的还是要保护商标识别功能的发挥。而混淆却是对识别功能的破坏，混淆的发生将直接导致消费者在选择商品或服务时无法通过商标正确识别商品或服务的来源。因此，以是否存在混淆可能性作为认定商标侵权的判断标准是保护商标权的必然要求。这也是为什么大多数国家都把混淆可能性明确规定为构成商标侵权的要件或前提条件。如美国的《兰哈姆法》就规定：在商业活动中，任何未经许可将复制、伪造、抄袭或仿冒的他人注册商标标识用于对商品或服务进行销售、推销或广告宣传的行为，只有可能导致混淆、误认或欺骗，才可构成对注册商标权的直接侵权。另外，TRIPs协议第16条也明确地将“可能产生混淆”作为侵犯商标权的必要条件。[7]
所以，在混淆原则下分析定牌加工这一贸易形式，加工方按照委托方的要求完成加工后，将产品全部交付给委托方而不在中国市场销售，这一过程中并不存在造成相关公众混淆的可能性，因此不应将定牌加工认定为商标侵权行为。
四、立法建议
《商标法》（修订草案征求意见稿）自2011年9月开始公开向社会征求意见，目前征求意见阶段已经结束。此次征求意见稿修改覆盖面很大并有不少亮点，但也仍有不足之处。
定牌加工商标侵权问题暴露出我国现行《商标法》的一大不足就是未将“存在混淆可能”作为认定商标侵权的要件，导致我国将不可能造成相关公众混淆的定牌加工行为也认定为商标侵权，这不但与商标法的立法目的相背离，而且使得我国对商标权的保护水平超过了发达国家。虽然最高人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中把造成消费者的混淆或误认作为判断商品类似与否、商标近似与否的依据，但这与直接把“混淆可能性”作为判断商标侵权构成要件仍是不同的，因为即使在相同商品上使用了相同的商标，也仍有可能因为不存在混淆可能性而不应被认定为商标侵权，定牌加工就是一个典型的例子。而遗憾的是此次征求意见稿仍未对这一问题进行修改，希望《商标法》能尽快将“存在混淆可能”规定为商标侵权的构成要件。
注释：
[1]闫卫国：《定牌加工中的商标侵权》，载《中华商标》2002年第7期，第15页。
[2]参见广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2001）深中法知产初字第55号。
[3]参见上海市第一中级人民法院民事判决书（2008）沪一中民五（知）初字第317号。
[4]葛留祥：《正视定牌加工中的商标侵权行为》，载《中华商标》2005年第9期，第45页。
[5]王莲峰：《商标法学》，北京大学出版社2007年版，第17页。
[6]吴汉东等：《知识产权基本问题研究》（第二版分论），中国人民大学出版社2009版，第344页。
[7]王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2011年版，第433页。
参考文献：
[1]郑成思：《知识产权论》，法律出版社2003年版。
[2]吴汉东：《知识产权法学》，北京大学出版社2009年版。
[3]吴汉东等：《知识产权基本问题研究》（第二版分论），中国人民大学出版社2009版。
[4]王莲峰：《商标法学》，北京大学出版社2007年版。
[5]王迁：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社2011年版。
[6]闫卫国：《定牌加工中的商标侵权》，载《中华商标》2002年第7期。
[7]葛留祥：《正视定牌加工中的商标侵权行为》，载《中华商标》2005年 第9期。
[8]张玉敏：《涉外“定牌加工”商标侵权纠纷的法律适用》，载《知识产权》2008年第4期。
[9]浙江省高级人民法院课题组：《贴牌生产中商标侵权问题研究》，载《法律适用》2008年第4期。
（作者通讯地址：华东政法大学研究生教育学院2011级知识产权专业硕士研究生，上海市 200000）