本文旨在从多个角度详细描述和分析专利法制度下职务发明所涉及的法律问题以及主要西方国家的相关规定，从而分析和建议中国企业尤其是跨国公司在中国管理职务发明过程中，如何妥善处理可能引起的并且值得关注的法律问题。 当今社会，技术创新型企业之间的争夺战从传统的产品和市场营销战场逐渐转移到新型的知识产权之争，而在这些企业中，最具有核心竞争力的就是企业员工所作出的发明创造，也就是专利法中所规定的职务发明。根据中国专利局2011年的统计数据，国外申请的发明专利中，职务发明的比例为97.6%，远远高于中国国内职务发明比例78%。而且，随着中国成为世界贸易市场越来越重要的组成部分，很多跨国公司在中国开设子公司以及相应的研发中心，在中国本地完成技术研发并申请专利，形成专利法意义上的职务发明创造。 一、 职务发明的适用范围 大型跨国公司的职务发明数量惊人，其在全球范围内的职务发明在进入中国申请专利权时，是否也应当适用中国专利法有关职务发明的规定，这是首先要解决的问题。 根据国际私法的属地管辖原则，在中国境外完成的发明创造在中国申请专利时，其职务发明的相关规定应当“适用发明完成地国家的法律”。因此，跨国公司仅需考虑那些在中国境内完成的发明创造，无论是职务发明的判断规则，在中国或外国申请专利的权利归属的确定，还是相应奖励措施的执行，都应当适用中国专利法的相关规定。 中国专利法规定了两种主要类型的职务发明，其一是执行本单位的任务所完成的发明创造，其二是主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。职务发明创造申请并获得专利的权利属于该单位。其中，执行本单位的任务所完成的职务发明创造，在专利法实施细则中进一步明确为： （1）在本职工作中作出的发明创造；（2）履行本单位交付的本职工作以外的任务所作出的发明创造；（3）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。 相对于很多国家，中国的职务发明概括了更宽的范围，上述第（2）项在很多国家没有被列入职务发明的范围。其中，美国并没有职务发明的法律规定，只是在判例中将职务发明范围限于仅合同约定有发明任务，仅与雇主业务相关联，或者使用了雇主的设备等资源所产生的发明创造。其他国家例如法国等在确定职务发明范围时有类似标准。 对于“主要利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造，专利法实施细则对“本单位的物质技术条件”作出了列举式的解释，“主要利用”的程度应当是完成发明创造不可缺少或者不可替代的。最高人民法院工作会议纪要中解释了合同法中“主要利用法人或者其他组织的物质技术条件”，其也可以参照适用到专利法进行解释职务发明。但是，如何达到“主要利用”的程度在客观上很难认定，在司法过程中常常举证困难，并且各地法院判断标准不统一。 因此，笔者建议公司尽量事先保留职务发明的证据。跨国公司的中国公司招聘员工尤其是研发人员时，可以在劳动合同或者其他文件中明确员工的职责，如果有其他委派的研发任务，也要记载具体的任务内容，所有文件最好以书面形式存档。对于公司内部使用的重要技术资源，记载员工借阅记录。对于没有劳动合同的特殊员工，保留事实聘用关系存在的证据。根据公司的实际情况，在行政管理程序中设立相关规则，从而避免日后无法证明“职务发明”的法律风险。 二、 职务发明的权利归属 美国、德国、日本等国家采用职务发明创造天然属于发明人的法律原则，企业无法原始取得职务发明的权利，而法国采用了折衷主义，只有符合严格限制条件的职务发明才属于企业所有，其他一切发明创造属雇员所有。中国专利法对于确定职务发明的权利归属没有采用西方国家发明权天然归属的原则，而是赋予企业对于职务发明当然的拥有权利，从而不必如同西方国家一样需要与发明人协商转让职务发明的权利。 唯一的例外是在“主要利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造的情况下，此时，职务发明的权利归属采用了“契约优先”的原则。因此，“主要利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造是中国专利法上非纯粹的职务发明，单位与发明人可以通过协商来确定单位或发明人各自拥有或者二者共同拥有该发明创造申请专利的权利，但是在没有约定的前提下，这种职务发明的权利归属再次适用“雇主优先”原则，仍然属于企业所有。而对于另一种“执行本单位的任务所完成的发明创造”，没有相应契约优先的规定，从立法本意理解，其应当为法律强制规定为纯粹的职务发明创造，职务发明一经产生，即归于企业所有。 中国企业对职务发明的权利包括“申请专利的权利”，由于没有关于企业行使权利的相关义务规定，其似乎可以任何方式任意处理“申请专利的权利”，申请、不申请、或以其他方式处理，发明人在此似乎也没有任何发言权。相对于中国专利法下企业对职务发明有当然的所有权，很多国家在法律中限定了企业对职务发明的权利。德国的雇员发明法规定为雇主必须做出行使职务发明的所有相关权利的声明，并且雇主有在德国为发明申请保护的义务。美国在司法判例中表明企业对发明人所拥有的职务发明只有无偿的普通实施权，而日本专利法明确规定企业具有普通实施权，如果企业希望获得职务发明的所有权，需要与职务发明人协商谈判，支付相应的报酬。 笔者注意到一些跨国公司尤其是美国公司，在处理中国职务发明权利归属时采用的通常做法是，由中国本地公司（包括全资子公司和合资公司）的员工在专利申请前签署协议将职务发明申请专利的权利转让给母公司，或者以员工个人为申请人，在专利申请后将专利申请权转让给母公司。这两种做法看似符合美国专利法发明人天然取得职务发明的权利，但与中国专利法职务发明权利归属条款并不一致。 毫无疑问，中国本地公司的雇员是该职务发明创造的发明人。根据中国专利法的规定，在没有约定的情况下，职务发明的权利都应当归属于员工所在的“本单位”所有。按照通常的理解，职务发明中的“本单位”应当是与员工签署劳动协议的单位，即中国本地公司。在中国专利法下，中国本地公司拥有职务发明申请专利的权利，本地公司的雇员无法当然获得职务发明的权利，因此也无权将本属于中国本地公司的权利转让给母公司。根据合同法的规定，本地公司雇员签署转让协议的行为属于无权处分，其转让协议有可能被认定无效（除非得到本地公司的追认）。 中国专利局目前并不审核专利申请人的资格问题，因此无论用母公司还是员工的名义都可以顺利递交专利申请并获得授权。但是这种做法存在明显的法律风险。虽然目前中国法院没有由此导致专利权属之争的案例，但是这种权利取得基础的不确定性，导致母公司取得职务发明的权利也不稳定，也很难预测由于这种不确定性所导致的任何可能的法律后果。 鉴于这种法律风险，笔者建议可以由中国本地公司和员工协议约定将职务发明的权利转让给母公司，这在中国本地公司属于非控股的合资公司的情况下尤为必要，以避免纠纷。由于专利法没有明确规定员工和单位是否可以协商将转化为非职务发明转让给第三人，从而按照民法中契约自由的原则，国外的母公司可以获得相应的权利。也可以采用另一种方式，由本地公司先行与员工签署职务发明转让协议，本地公司再转让给母公司。以上两种处理方式都可能涉及技术进出口的行政审批以及税法的相关规定。 三、 职务发明人获得奖励报酬的权利 给予职务发明人工资以外的一定奖励和报酬是很多国家的普遍做法，包括没有职务发明法律规定的美国。按照赞同奖励报酬的主流观点，认为雇员完成发明创造与完成一般工作有本质区别，一般工作属于劳动合同调整的范围，而发明创造不应当包括在一般工作当中。然而，对于如何确定职务发明人工资以外的发明报酬，各国有不同的法律制度。 根据德国的雇员发明法，当企业雇员作出发明创造后（无论职务发明还是非职务发明），有向雇主申报的义务，在雇主主张关于该发明创造的权利时，需要给予雇员合理的报酬，报酬计算方法则由德国劳动部制定了详尽的指导规则。美国专利法没有关于职务发明的规定，因此也没有规定对员工所作发明的奖励，但是美国公司一般都有自己的奖励制度，而且在美国的社会环境下，员工享有与企业更大的报酬谈判权。 中国专利法明确发明人享有从企业获得职务发明奖励和报酬的权利，在2010年修订的专利法实施细则中进一步用三个条款明确职务发明人的奖励和报酬数额和方式。基本原则为约定优先，法律强制在后。 对于奖励报酬的数额和方式，企业和员工可以协商约定或者在企业规章制度中制定关于职务发明的奖励。中国专利法没有明确协商约定的时间，可以理解这里的约定既包括企业与员工的事前约定，也包括企业与员工在作出发明创造之后得约定，或者在专利授权之后的约定。 只有在企业与员工无约定的情况下，按照专利法实施细则制定的法定标准执行对职务发明人的奖励和报酬： 1）奖励：专利权公告之日起3个月内发放奖金，发明专利奖金不少于3000元，实用新型专利或者外观设计专利奖金不少于1000元。 2）报酬：在实施专利后，每年不低于2%的实施发明或实用新型专利的营业利润，0.2%的实施外观设计专利的营业利润，或者一次性报酬；许可专利的，不低于10%的实施许可使用费。 但是，专利法中关于报酬的法定标准低于1996年制定仍然现行有效的促进科技成果转化法（成果转化法）的规定。在成果转化法中规定，单位应当提取不低于20%的转让取得净收入，实施许可的，连续3到5年提取5%的新增留利，对完成该项科技成果及其转化做出重要贡献的人员给予奖励。 因此，在跨国公司决定中国员工的奖励或者报酬政策时，可以适当参照现行法律的标准，总体考虑到发明人的工作职责和已经取得的工作报酬，发明人对该发明的贡献度，他人或公司物质技术条件在该发明中的作用，产品的销售额，职务发明在最终销售产品中的贡献度等因素。公司可以采用多元化奖励报酬的方式，包括传统的薪酬、项目奖金激励、股票期权、额外培训、特殊福利、职位提升等。中国法院虽然没有如同日本蓝光案那样的巨额职务发明报酬案例，但是如果公司基于员工的职务发明获得的巨大商业利润与员工所获得的奖励与报酬差距甚远时，不能完全排除员工撤销合同并要求获得额外奖励与报酬的请求获得法院支持的可能性。 另外，在专利法实施细则中对企业限定为“被授予专利权的单位”，也就是说，在授予专利权前或者对于没有授权的专利申请，法律并没有强制要求企业奖励职务发明人。 四、法律建议 跨国公司大多数是西方国家所属的公司，母公司一般适用英美法系。中国法律归属于大陆法系，与英美法系在很多法律规定细节方面是完全不同的。因此，在子公司法律策略制定上，跨国公司需要首先熟悉中国的法律体系，遵循中国法律的规定，并参考本地律师的建议。 跨国公司在管理中国职务发明时，包括判断和决定在中国产生的发明创造是否为职务发明创造，可以参考中国与西方法律制度的差异，同时借鉴母公司本地职务发明管理经验，采取审慎的态度以及设定相对较为宽泛的判断标准，签署符合中国法律的职务发明转让协议，支付职务发明人合理报酬，制定完善的职务发明管理制度，以期降低未来的法律风险。