浅谈审查意见中关于公知常识的答复

来源 :中国知识产权 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sukeyjuan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  目前,在专利审查中评价发明申请的创造性时,审查员经常采取“由对比文件结合公知常识可以得出本申请权利要求所请求保护的技术方案”的评价方式来否定专利申请的创造性。然而,现行专利法以及相关审查指南中均没有给出关于公知常识的明确定义,从而导致申请人、代理人以及审查员对创造性评价中“通过对比文件结合公知常识得到本申请所要求保护的权利要求的技术方案是否显而易见”产生争执。
  对于如何对涉及公知常识审查意见进行答复,笔者仅就以下几方面进行探讨,供大家参考。
  首先需要了解什么是公知常识。关于公知常识,审查指南第二部分第四章创造性部分第3.2.1节中关于判断创造性的三步法中第三步:判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见有所提及,即在下述情况中通常认为现有技术中存在上述技术启示:所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书、工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。此外,例如,审查指南第4部分复审与无效请求的审查第4.3节关于证据的认定也有所提及,即对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。从审查指南的记载可总结出,公知常识为本领域中的惯用手段、教科书、工具书(技术词典或技术手册)等中披露的技术问题的技术手段等。公知常识是经过长期科研、生产、使用或者生活积累而成,已经获得了非常广泛的认可,并为相关领域所有技术人员所知或者应该获知。因此,基于这种特性,一旦某个技术特征被认定为公知常识,则必然地通过其获得技术效果默认为公知的,那么以此技术特征为区别特征的技术方案也必然是显而易见的。
  了解什么是公知常识之后,应该针对对应于公知常识的区别技术特征进行相应的陈述。
  首先,可以根据审查意见中所给出的现有技术,即检索报告中出现的A类文件、X类文件以及Y类文件进行分析阐述。检索报告中出现的这些对比文件和现有技术代表着目前该技术领域先进的或具有代表性的技术(包括目前广为使用或认可的技术方案)。仔细阅读这些对比文件,针对这些对比文件做出相应的分析,从而得出对申请文件有利的结论。
  为了得到相应的结论,需要进行以下几点的分析:
  第一,需要分析检索报告中的这些文件是否公开有或暗示有审查意见中所针对的区别技术特征,一般情况,如果在审查员所检索到的文件有所记载的话,审查意见中往往会提及,因此,通常这些文件中都没有关于相应区别技术特征的记载。
  第二,通过分析来确定这些现有技术所记载的技术方案构思是否大体相同。如果相同,那么这些现有技术文献所记载的技术特征很可能是本技术领域的惯用技术手段,从而可以确认为本领域的公知常识。在此,笔者认为其中一两篇现有技术的技术方案相同不足以说明该技术方案是公知常识,因为公知常识应该是已经获得了非常广泛地认可的技术方案,并为相关领域所有技术人员所知或者应该获知的,而不能仅凭一两篇所公开的专利文献就认定该技术方案是本领域的公知常识。因此,为了明确上述所记载的技术特征是否为本领域的公知常识,有必要对上述现有技术文献中所记载的相同技术特征进一步检索,以最终确定上述现有技术文献所记载的技术特征是否为本技术领域的惯用技术手段。如果确定上述现有技术文献所记载的技术特征是公知常识,那么就可以从正面论述本申请的区别技术特征并不是上面通过分析论证所获得的本领域的公知常识。如果无法明确确定这些现有技术文献所记载的技术特征是本领域的公知常识的话,可以接着进行以下分析。
  第三, 如果这些现有技术文献所记载的技术方案或进一步检索到的现有技术文献均不相同或大部分不相同,即无法确定本领域的公知常识,那么可以进一步论述说明本领域中关于相关技术问题有许多不同的技术方案来实现,而目前被认为是本领域公知常识的区别技术特征也是实现上述相关技术问题的一种解决方案,从而以论证的方式证明审查意见中被认为为公知常识的区别技术特征是目前所寻求解决相应技术问题所采用的不同技术方案,从而获得审查意见所认同的区别技术特征不是本领域的公知常识的结论。
  其次,应该详细分析针对区别技术特征所要解决的技术问题,判断审查意见中所给出的对比文件是否给出了解决相应技术问题相应记载/公开。如果对比文件与本申请所解决的技术问题不同,那么很显然,本领域技术人员没有动机获得相应的技术方案,即该技术方案对本领域技术人员来说是非显而易见的。
  如果对比文件与本申请所要求解决的技术问题相同,那么需要进一步分析对比文件所采用的技术方案与本申请所采用的技术方案。如果两者所采用的技术方案相同,那么就要进一步分析对比文件中相应技术方案所记载的技术效果与本申请中相应技术方案所记载的技术效果。通常申请者在撰写申请文件时往往会把相应发明点所对应的技术效果明确记载在说明书中,因此,对比对比文件与本申请相应技术方案所带来的技术效果可以明确获得对比文件是否给出相关区别技术特征所给出的技术启示。如果对比文件所获得技术效果与本申请完全不同,那么很显然,本领域技术人员不会从对比文件获得相应的技术启示来结合该区别技术特征以获得该申请的技术方案。
  因此,在上述论述的过程中,一定要摆明观点,即审查意见中的区别技术特征并非公知常识,而且在对比文件的基础上,本领域技术人员不能获得相应的动机/启示对对比文件进行改进来获得所要保护的技术方案。
  此外,根据审查指南的规定,审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。因此,在答复过程中也可以要求审查员对于公知常识予以举证。
  以上仅是笔者对于评判创造性时关于公知常识的分析和探讨,希望能够对申请人及专利代理人在答复审查意见过程中有所帮助。
其他文献
标准必要专利是指为了使工业产品符合技术标准而必须使用的专利技术。但标准必要专利是一个模糊性的概念。具体体现在通信技术领域中,一项标准中,可以分布着很多专利,且标准本身为了互联互通的目的,往往规定出所达到的技术要求,而专利的本质是一项具体的技术方案;标准也可能给出建议的算法,但专利必须将算法体现为技术方案,在满足标准要求下,可能会有不同的专利技术可以满足标准的要求。  一、前言  标准必要专利(St
期刊
9月18至20日,由暨南大学法学院、知识产权学院及暨南大学知识产权与法制研究中心承办的中国知识产权法学界年度盛会——“中国知识产权法学研究会2015年年会”在广州市举行。自2012年年底成立以来,中国知识产权法学研究会的聚集作用逐步增强,成功主办了众多颇具行业影响力的专业活动,其中研究会年会已经成为我国知识产权法学界最具影响力和号召力的年度性盛会。而本届广州年会相比较之前的苏州年会、杭州年会和上海
期刊
随着企业对其产品技术申请专利以及加入标准的热情持续升温,涉及标准必要专利禁令的相关法律问题,已引发诸多关注和争议。企业在获得标准必要专利后,如何在标准的普世推广性和专利的对世垄断性之间寻求一个正确的平衡点?对未经许可使用标准必要专利技术的行为,是以推广标准为首要考虑因素,还是以制止侵权为解决路径?本文尝试从标准必要专利的概念、形成过程出发,从比较研究的角度,在我国的相关司法实践和立法现状基础上,对
期刊
摘要:随着我国电子游戏产业的迅猛发展,全国各地法院受理涉电子游戏类的案件数量也逐年攀升,然而设计及规则作为电子游戏开发中极为重要的一环,在目前司法实践中长期处于空白地带,就此,北京市第一中级人民知识产权庭针对这个前瞻性问题,展开了调研活动,以期纠正长期被误解的游戏设计、规则的内涵,探讨知识产权保护路径。  关键词:电子游戏;知识产权;设计规则  纵观世界各国立法,都没有为电子游戏在著作权法中单独设
期刊
经常被朋友或客户问到,知识产权咨询师是干什么的?能解决什么问题?在不断给大家介绍解释的同时,好像自己又有点恍惚了,知识产权咨询到底是做什么的?  小众里的小众  不怪朋友和客户的不理解,只能说咱这个行业实在是小众。2015年7月29日《中华人民共和国职业分类大典》才刚刚把知识产权专业人员作为新职业正式纳入其中,其“小众”程度就可见一斑了。在“知识产权专业人员”小类里,下设了“专利代理专业人员”、“
期刊
2015年8月31日,《促进科技成果转化法》颁布。全国人大常委会对1996年《促进科技成果转化法》进行了大幅修改,修改达44处之多,整部法律从37条扩展到52条,这充分体现了国家对科技成果转化问题的重视。新《促进科技成果转化法》对显著提升我国知识产权运用水平、充分实施国家创新驱动发展战略和强力促进“大众创业、万众创新”均具有重要而深远的影响。修改后的《促进科技成果转化法》于10月1日实施,掌握和运
期刊
安全软件、浏览器、手机助手、输入法等,这些工具类软件具有用户入口的角色性质,已经成为各大互联网公司激烈争夺的竞争高地。由此引发的矛盾纠纷不仅让用户眼花缭乱,也为司法实务界广为关注。  工具类软件之所以会频繁引发竞争纠纷,与互联网经济的大环境以及工具类软件自身特点有关。互联网时代,用户量多少成为评判互联网企业成功与否的标志。用户要接受互联网产品和服务,一般是从使用安全软件、浏览器、输入法等工具类软件
期刊
浏览器因带有剔除广告功能而被视频网站起诉涉嫌不正当竞争,我国已经有法院生效判决支持了这种主张。在尊重判决法律效力的同时,必须正视这类案件的法律争议并没有随着判决落槌而消失的现实。因为无论是一审还是二审判决都没有回答一个核心问题,那就是视频网站企业主张浏览器剔除广告涉嫌侵权或者不正当竞争的请求权基础是什么?如果是著作权,现行著作权法和信息网络传播权保护条例规定,最沾边的就是版权保护的技术措施。显然,
期刊
在专利创造性判断的司法实践中,对于客观技术问题的认定存在很多问题,其中一个问题是:客观技术问题与发明人声称的技术效果的关系是什么?这里面又包含以下几个方面:第一,客观技术问题是否必须依据发明人声称的技术效果进行认定;第二,客观技术问题是否可以依据说明书没有记载的技术效果进行认定;第三,客观技术问题是否可以依据本领域技术人员显而易见的技术效果进行认定。本文拟对上述问题进行研究,以期能够为统一认识打下
期刊
9月7日,知识产权服务标准化国际交流会在北京召开,本次交流会由国家知识产权局联合国家标准委、中国标准化研究院、北京市知识产权局、北京中关村知识产权促进局、首都知识产权服务业协会等单位共同举办。国家知识产权局副局长甘绍宁、国家标准化管理委员会副主任崔钢、中国标准化研究院院长马林聪等出席开幕式并致辞。  本次交流会邀请到国外国内的十余名专家学者,讲座主题围绕欧洲服务业标准化,德国服务标准化体系,中国标
期刊