论文部分内容阅读
外观设计专利侵权诉讼中抵触申请抗辩的缘起和问题
在2008年专利法第三次修订之前，我国专利法中并没有规定外观设计的抵触申请。及至2008年专利法修订时，有关外观设计专利授权条件的规定有了很大的变动，其中一点便是增加了有关抵触申请的规定。根据2008年《专利法》第23条第1款的规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。也就是说，如果就同样的外观设计存在在先申请，则即使该在先申请的公告时间在在后申请的申请日后，则仍将破坏该在后申请的新颖性，该在后申请就不能获得授权。
从法条规定的措辞和目的看，第23条第1款主要是从专利授权角度出发，规定外观设计专利授权时的审查问题。但根据《专利审查指南》（2010）的规定，在外观设计专利申请的初步审查中，通常不进行检索，审查员仅需要根据申请文件的内容及一般消费者的常识，判断所要求保护的外观设计专利申请是否明显不符合《专利法》第23条第1款的规定。1由于对外观设计专利的授权仅进行形式审查，且不存在申请文件预先公开的问题，有关抵触申请通常是在在后申请获得专利授权之后并被拿来起诉他人侵权时被发现的。但2008年《专利法》第60条在规定现有技術和现有设计抗辩时，却又未明确规定抵触申请可以作为不侵权的抗辩依据，加之第23条第1款将外观设计的抵触申请限定为“同样的外观设计”，并未规定在先的发明和实用新型专利申请可以构成外观设计的抵触申请，导致在有关外观设计侵权诉讼中，对侵权人能否以在先申请的发明或实用新型作抵触申请抗辩存在着较大的争议。
抵触申请抗辩和现有设计抗辩的联系与区分
按《专利法》第23条第1款的规定，抵触申请并非现有设计的下属概念，而是与其平行的概念。一方面，抵触申请和现有设计均是在专利申请日之前即已存在的设计，都具有破坏授权设计新颖性之效果，但另一方面，就公开的时间以及证据表现形态而言，两者之间又存在着较大的差异。首先，就为公众所知的时间而言，现有设计要求是在专利申请日之前即为公众所知悉，抵触申请的申请时间虽在授权设计的申请时间之前，但在授权设计申请日之前，该抵触申请的内容并未对外公开，还处于不为公众所知悉的状态。其次，就证据的表现形态而言，现有设计既可以是图书、期刊、报纸或网络上公开展示的图片或照片，也可以是产品实物，还可以是在先的专利文献。而就抵触申请而言，其特定地指向申请在先但公告在后的专利文献，在证据表现形态上更为单一。
由于抵触申请抗辩并非专利法和司法解释明确规定的抗辩形式，而只是司法实践中所认可的一种抗辩2，加之抵触申请和现有设计具有破坏专利申请新颖性的共性特征，很多被诉侵权人在依据在先申请的发明或实用新型专利文献提出抗辩时，并不能准确的区分到底是作现有设计抗辩还是作抵触申请抗辩。而法院在处理被诉侵权人依据在先申请专利文献提出抗辩时，做法也不尽一致。
在李健开诉黄泽凤侵害外观设计权纠纷案判决之后，多数法院认为，在侵权人提出的抗辩依据虽不属于现有设计但构成抵触申请时，仍可以比照现有设计抗辩对该抗辩事由进行审查。也有法院认为，对侵权人未明确主张抵触申请抗辩时，法院不宜过多行事。在晋腾公司与袋袋酷公司侵害外观设计专利权纠纷案中，晋腾公司申请再审称，其提交的实用新型专利的申请日早于涉案外观设计专利的申请日，且与涉案外观设计专利于同日公开，构成对涉案外观设计专利的抵触申请。一审法院仅认为该证据不构成现有设计，未对其是否构成抵触申请进行评价，属事实认定不清。浙江高院再审认为，晋腾公司一、二审阶段并未主张抵触申请抗辩，在申请再审阶段，其首次提出抵触申请抗辩，依法不予理涉。3此外，也有法院判决直接认为，是否构成抵触申请，是专利行政机关授予专利权需要审查的条件，对该问题的审查不属于人民法院在民事侵权案件中的审理范围，并据此驳回了侵权人的抗辩主张。4
由于一项外观设计只能授予一项专利权，抵触申请作为在专利申请日前已经客观存在的在先设计，其损害了在后申请专利的新颖性，对抵触申请参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判，无疑更符合专利法保护真正有效的发明创造的目的。同时，抵触申请作为专利授权审查中的一个特殊概念，被诉侵权人可能并不能准确地把握抵触申请抗辩与现有设计抗辩之间的异同点。从提高司法裁判效率、妥善解决矛盾纠纷角度考量，人民法院有必要在诉讼过程中对被诉侵权人的抗辩进行必要的释明引导，以避免被诉侵权人依据现有设计抗辩失败后，在之后的诉讼程序中再行主张抵触申请抗辩。在被诉侵权人经释明后仍不能在抵触申请抗辩和现有设计抗辩之间作出选择的，可以对被诉侵权人提交的在先申请证据是否构成现有设计或抵触申请均给出分析，并在此基础上作出裁判。
在先发明或实用新型专利申请可否作为抵触申请抗辩的依据
在讨论外观设计侵权中的抵触申请抗辩问题时，还涉及到一个比较突出的问题，即在先的发明或实用新型专利申请可否作为主张抵触申请抗辩的依据。对此问题，实践中也存在着两种不同的裁判观点。
一种观点认为，根据《专利法》第23条第1款的规定，外观设计的抵触申请除需满足申请日在涉案专利申请日之前外，在类型上还必须同样为外观设计专利，对被诉侵权人援引在先发明或实用新型专利申请抗辩的，不予支持。
在上诉人马广松与被上诉人曹连涛侵害外观设计专利权纠纷一案中，山东高院认为，虽然对比专利的申请日在涉案专利的申请日之前，公告时间在涉案专利申请日之后，在时间上符合抵触申请的要件，但是，抵触申请除需符合时间要件外，还必须是同样的外观设计，本案上诉人主张的对比专利为实用新型专利，与涉案专利不属“同样的外观设计”，故不构成对涉案专利的抵触申请。5
在上诉人刘罕与被上诉人阮子清侵害外观设计专利权纠纷案中，广东高院认为，涉案专利为外观设计专利，而对比文件为实用新型专利，且将被诉侵权设计与该对比文件进行比对，被诉侵权设计的加强筋呈单个折线型与相邻两立柱固定连接，而对比文件的加强筋呈连续折线形，两者不构成实质相同，不属于同样的外观设计。6对被诉侵权人提出的抗辩，广东高院在否定实用新型作为外观设计抵触申请抗辩依据之余，还就对比文件设计与被诉侵权设计在设计特征上的区别进行了分析，并基于这两个方面的原因而驳回了被诉侵权人的主张。 与广东高院的处理方式类似，在上诉人合顺公司与被上诉人亿美公司侵害外观设计专利权纠纷案中，浙江高院二审判决亦认为，合顺公司提交的实用新型专利不能作为涉案专利的抵触申请，且该专利附图仅有一面视图，无法认定与涉案专利设计是否构成近似，不能证明涉案专利在申请日之前已经公开过，合顺公司的抵触申请抗辩亦不能成立。7在该案中，法院也认为实用新型不能作为外观设计的抵触申请，并从实用新型附图的完整性角度否定了其构成外观设计抵触申请抗辩的可能性。
另一种观点则认为，在外观设计侵权案件中，被诉侵权人依据在先发明或实用新型专利申请主张抵触申请抗辩的，应予准许。
在原告力能照明公司诉被告侨治萨特照明公司、古镇光代照明电器厂侵害外观设计专利权纠纷案中，被告依据多份不同文件分别主张现有设计抗辩和抵触申请抗辩，其中一份抵触申请抗辩文献为实用新型专利。原告抗辩该专利与原告涉案专利属于不同权利，无法进行比对。广州知识产权法院裁判认为，被告以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵權的，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。基于此，法院对被告主张的实用新型专利说明书附图与被诉侵权设计进行了比对。8
在之后的案件中，广州知识产权法院继续秉持了该种观点。在原告四喜人玩具公司诉穆展玩具厂侵害外观设计专利权纠纷案中，被告同样以申请在先公告在后的实用新型专利提出不侵权抗辩。广州知识产权法院裁判认为，该对比文件符合抵触申请的对比文件要求，可以将其作为抵触申请的对比文件与被诉侵权设计进行比对。将该对比文件与被诉侵权设计进行比对，对比文件的说明书附图中公开的组件没有完全包括被诉侵权设计的全部组件，由于对比文件缺少被诉侵权设计的部分单个构件，被告的抵触申请抗辩不能成立。9
按照上述两案的裁判观点，被诉侵权人可以依据在先的发明或实用新型专利申请主张抵触申请抗辩，只是有关专利说明书和附图应披露被诉侵权设计的相应设计特征。
就法律条文的字面规定而论，《专利法》第23条第1款确实没有将外观设计的抵触申请扩展到发明或实用新型专利申请。但不得不承认，当在先的发明或者实用新型专利申请文件中包含了非常具体的附图，而在先申请人只选择保护权利要求限定的技术方案，则意味着其将说明书及附图中记载的产品的外观形状向社会公众公开。此时，不认可在先的发明或实用新型可以构成外观设计的抵触申请，显然会损害公众利益，不利于推进真正的设计创新。在极端情况下，行为人甚至可以把他人发明专利申请中的附图稍加改造后拿去申请外观设计专利，反过来起诉在先申请人或其产品销售商侵害自己的外观设计专利权。
事实上，在采用先发明制的美国，多个判决认为，如果在外观设计专利中产生新颖的美学效果的所有特征，与实用新型专利权利要求记载的产生新颖结构的所有特征相同，可以基于避免重复授权的理由驳回申请。10而根据日本《外观设计法》第13条的规定，发明和实用新型均可在一定条件下由申请人主动申请变更为外观设计。当变更了申请类型，原来的申请即视为撤回，在后的外观设计以在先发明或实用新型专利的申请日为其申请日。
因此，认可在先的发明或实用新型专利申请可构成外观设计的抵触申请，更契合专利法保护创新的立法目的，缓解因对外观设计专利申请不进行实质性审查而引发的权利冲突问题。
在先发明或实用新型专利申请文件披露产品外观特征的程度
在回答在先发明或实用新型专利申请能够作为抵触申请抗辩的依据之后，还需要解决被诉侵权产品的设计特征是否为该在先发明或实用新型专利申请所全部披露的问题。
在上诉人鑫福宁水暖店与被上诉人傅国勤侵害外观设计专利权纠纷案中，权利人傅国勤二审时即认为，实用新型设计要作为外观设计的现有设计或抵触申请，应该要清楚显示立体产品的外观设计，应当有产品的六面视图，而该“异径三通件”的附图并未完全揭示被控侵权产品的外部形状，不能构成本案现有设计的抗辩事由。11由于外观设计专利包括有主视图、立体图、俯视图、仰视图和左右视图等多个视图，而发明或实用新型专利说明书附图可能只有一幅或者只展示了产品的一个面，确实存在着抵触申请文献对被诉侵权产品的设计特征是否全面公开的问题。
就该问题而言，可以类比现有设计抗辩的审查方法。首先应明确，抵触申请抗辩的比对对象是，被诉侵权产品的设计特征与在先发明或实用新型专利申请文件所披露的产品设计特征。
其次，有关比对不能是漫无边际或者过于强调不相关的细节特征，应以权利人主张的授权设计的设计要点为指引。在授权设计所展示的设计要点范围内，如被诉侵权产品的设计特征与抵触申请文献所披露的特征均相同，应认为抵触申请抗辩成立;反之，如被诉侵权产品的相应设计特征并未为抵触申请文献所完全披露，则抵触申请抗辩不能成立。
另外，还应注意一种中间状态，即被诉侵权设计中有部分设计特征并未为抵触申请文献所披露，但该部分设计特征与授权设计的对应特征亦不相同，此时，被诉侵权人的抵触申请抗辩不能成立，权利人的侵权主张亦不能成立。
在2008年专利法第三次修订之前，我国专利法中并没有规定外观设计的抵触申请。及至2008年专利法修订时，有关外观设计专利授权条件的规定有了很大的变动，其中一点便是增加了有关抵触申请的规定。根据2008年《专利法》第23条第1款的规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。也就是说，如果就同样的外观设计存在在先申请，则即使该在先申请的公告时间在在后申请的申请日后，则仍将破坏该在后申请的新颖性，该在后申请就不能获得授权。
从法条规定的措辞和目的看，第23条第1款主要是从专利授权角度出发，规定外观设计专利授权时的审查问题。但根据《专利审查指南》（2010）的规定，在外观设计专利申请的初步审查中，通常不进行检索，审查员仅需要根据申请文件的内容及一般消费者的常识，判断所要求保护的外观设计专利申请是否明显不符合《专利法》第23条第1款的规定。1由于对外观设计专利的授权仅进行形式审查，且不存在申请文件预先公开的问题，有关抵触申请通常是在在后申请获得专利授权之后并被拿来起诉他人侵权时被发现的。但2008年《专利法》第60条在规定现有技術和现有设计抗辩时，却又未明确规定抵触申请可以作为不侵权的抗辩依据，加之第23条第1款将外观设计的抵触申请限定为“同样的外观设计”，并未规定在先的发明和实用新型专利申请可以构成外观设计的抵触申请，导致在有关外观设计侵权诉讼中，对侵权人能否以在先申请的发明或实用新型作抵触申请抗辩存在着较大的争议。
抵触申请抗辩和现有设计抗辩的联系与区分
按《专利法》第23条第1款的规定，抵触申请并非现有设计的下属概念，而是与其平行的概念。一方面，抵触申请和现有设计均是在专利申请日之前即已存在的设计，都具有破坏授权设计新颖性之效果，但另一方面，就公开的时间以及证据表现形态而言，两者之间又存在着较大的差异。首先，就为公众所知的时间而言，现有设计要求是在专利申请日之前即为公众所知悉，抵触申请的申请时间虽在授权设计的申请时间之前，但在授权设计申请日之前，该抵触申请的内容并未对外公开，还处于不为公众所知悉的状态。其次，就证据的表现形态而言，现有设计既可以是图书、期刊、报纸或网络上公开展示的图片或照片，也可以是产品实物，还可以是在先的专利文献。而就抵触申请而言，其特定地指向申请在先但公告在后的专利文献，在证据表现形态上更为单一。
由于抵触申请抗辩并非专利法和司法解释明确规定的抗辩形式，而只是司法实践中所认可的一种抗辩2，加之抵触申请和现有设计具有破坏专利申请新颖性的共性特征，很多被诉侵权人在依据在先申请的发明或实用新型专利文献提出抗辩时，并不能准确的区分到底是作现有设计抗辩还是作抵触申请抗辩。而法院在处理被诉侵权人依据在先申请专利文献提出抗辩时，做法也不尽一致。
在李健开诉黄泽凤侵害外观设计权纠纷案判决之后，多数法院认为，在侵权人提出的抗辩依据虽不属于现有设计但构成抵触申请时，仍可以比照现有设计抗辩对该抗辩事由进行审查。也有法院认为，对侵权人未明确主张抵触申请抗辩时，法院不宜过多行事。在晋腾公司与袋袋酷公司侵害外观设计专利权纠纷案中，晋腾公司申请再审称，其提交的实用新型专利的申请日早于涉案外观设计专利的申请日，且与涉案外观设计专利于同日公开，构成对涉案外观设计专利的抵触申请。一审法院仅认为该证据不构成现有设计，未对其是否构成抵触申请进行评价，属事实认定不清。浙江高院再审认为，晋腾公司一、二审阶段并未主张抵触申请抗辩，在申请再审阶段，其首次提出抵触申请抗辩，依法不予理涉。3此外，也有法院判决直接认为，是否构成抵触申请，是专利行政机关授予专利权需要审查的条件，对该问题的审查不属于人民法院在民事侵权案件中的审理范围，并据此驳回了侵权人的抗辩主张。4
由于一项外观设计只能授予一项专利权，抵触申请作为在专利申请日前已经客观存在的在先设计，其损害了在后申请专利的新颖性，对抵触申请参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判，无疑更符合专利法保护真正有效的发明创造的目的。同时，抵触申请作为专利授权审查中的一个特殊概念，被诉侵权人可能并不能准确地把握抵触申请抗辩与现有设计抗辩之间的异同点。从提高司法裁判效率、妥善解决矛盾纠纷角度考量，人民法院有必要在诉讼过程中对被诉侵权人的抗辩进行必要的释明引导，以避免被诉侵权人依据现有设计抗辩失败后，在之后的诉讼程序中再行主张抵触申请抗辩。在被诉侵权人经释明后仍不能在抵触申请抗辩和现有设计抗辩之间作出选择的，可以对被诉侵权人提交的在先申请证据是否构成现有设计或抵触申请均给出分析，并在此基础上作出裁判。
在先发明或实用新型专利申请可否作为抵触申请抗辩的依据
在讨论外观设计侵权中的抵触申请抗辩问题时，还涉及到一个比较突出的问题，即在先的发明或实用新型专利申请可否作为主张抵触申请抗辩的依据。对此问题，实践中也存在着两种不同的裁判观点。
一种观点认为，根据《专利法》第23条第1款的规定，外观设计的抵触申请除需满足申请日在涉案专利申请日之前外，在类型上还必须同样为外观设计专利，对被诉侵权人援引在先发明或实用新型专利申请抗辩的，不予支持。
在上诉人马广松与被上诉人曹连涛侵害外观设计专利权纠纷一案中，山东高院认为，虽然对比专利的申请日在涉案专利的申请日之前，公告时间在涉案专利申请日之后，在时间上符合抵触申请的要件，但是，抵触申请除需符合时间要件外，还必须是同样的外观设计，本案上诉人主张的对比专利为实用新型专利，与涉案专利不属“同样的外观设计”，故不构成对涉案专利的抵触申请。5
在上诉人刘罕与被上诉人阮子清侵害外观设计专利权纠纷案中，广东高院认为，涉案专利为外观设计专利，而对比文件为实用新型专利，且将被诉侵权设计与该对比文件进行比对，被诉侵权设计的加强筋呈单个折线型与相邻两立柱固定连接，而对比文件的加强筋呈连续折线形，两者不构成实质相同，不属于同样的外观设计。6对被诉侵权人提出的抗辩，广东高院在否定实用新型作为外观设计抵触申请抗辩依据之余，还就对比文件设计与被诉侵权设计在设计特征上的区别进行了分析，并基于这两个方面的原因而驳回了被诉侵权人的主张。 与广东高院的处理方式类似，在上诉人合顺公司与被上诉人亿美公司侵害外观设计专利权纠纷案中，浙江高院二审判决亦认为，合顺公司提交的实用新型专利不能作为涉案专利的抵触申请，且该专利附图仅有一面视图，无法认定与涉案专利设计是否构成近似，不能证明涉案专利在申请日之前已经公开过，合顺公司的抵触申请抗辩亦不能成立。7在该案中，法院也认为实用新型不能作为外观设计的抵触申请，并从实用新型附图的完整性角度否定了其构成外观设计抵触申请抗辩的可能性。
另一种观点则认为，在外观设计侵权案件中，被诉侵权人依据在先发明或实用新型专利申请主张抵触申请抗辩的，应予准许。
在原告力能照明公司诉被告侨治萨特照明公司、古镇光代照明电器厂侵害外观设计专利权纠纷案中，被告依据多份不同文件分别主张现有设计抗辩和抵触申请抗辩，其中一份抵触申请抗辩文献为实用新型专利。原告抗辩该专利与原告涉案专利属于不同权利，无法进行比对。广州知识产权法院裁判认为，被告以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵權的，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。基于此，法院对被告主张的实用新型专利说明书附图与被诉侵权设计进行了比对。8
在之后的案件中，广州知识产权法院继续秉持了该种观点。在原告四喜人玩具公司诉穆展玩具厂侵害外观设计专利权纠纷案中，被告同样以申请在先公告在后的实用新型专利提出不侵权抗辩。广州知识产权法院裁判认为，该对比文件符合抵触申请的对比文件要求，可以将其作为抵触申请的对比文件与被诉侵权设计进行比对。将该对比文件与被诉侵权设计进行比对，对比文件的说明书附图中公开的组件没有完全包括被诉侵权设计的全部组件，由于对比文件缺少被诉侵权设计的部分单个构件，被告的抵触申请抗辩不能成立。9
按照上述两案的裁判观点，被诉侵权人可以依据在先的发明或实用新型专利申请主张抵触申请抗辩，只是有关专利说明书和附图应披露被诉侵权设计的相应设计特征。
就法律条文的字面规定而论，《专利法》第23条第1款确实没有将外观设计的抵触申请扩展到发明或实用新型专利申请。但不得不承认，当在先的发明或者实用新型专利申请文件中包含了非常具体的附图，而在先申请人只选择保护权利要求限定的技术方案，则意味着其将说明书及附图中记载的产品的外观形状向社会公众公开。此时，不认可在先的发明或实用新型可以构成外观设计的抵触申请，显然会损害公众利益，不利于推进真正的设计创新。在极端情况下，行为人甚至可以把他人发明专利申请中的附图稍加改造后拿去申请外观设计专利，反过来起诉在先申请人或其产品销售商侵害自己的外观设计专利权。
事实上，在采用先发明制的美国，多个判决认为，如果在外观设计专利中产生新颖的美学效果的所有特征，与实用新型专利权利要求记载的产生新颖结构的所有特征相同，可以基于避免重复授权的理由驳回申请。10而根据日本《外观设计法》第13条的规定，发明和实用新型均可在一定条件下由申请人主动申请变更为外观设计。当变更了申请类型，原来的申请即视为撤回，在后的外观设计以在先发明或实用新型专利的申请日为其申请日。
因此，认可在先的发明或实用新型专利申请可构成外观设计的抵触申请，更契合专利法保护创新的立法目的，缓解因对外观设计专利申请不进行实质性审查而引发的权利冲突问题。
在先发明或实用新型专利申请文件披露产品外观特征的程度
在回答在先发明或实用新型专利申请能够作为抵触申请抗辩的依据之后，还需要解决被诉侵权产品的设计特征是否为该在先发明或实用新型专利申请所全部披露的问题。
在上诉人鑫福宁水暖店与被上诉人傅国勤侵害外观设计专利权纠纷案中，权利人傅国勤二审时即认为，实用新型设计要作为外观设计的现有设计或抵触申请，应该要清楚显示立体产品的外观设计，应当有产品的六面视图，而该“异径三通件”的附图并未完全揭示被控侵权产品的外部形状，不能构成本案现有设计的抗辩事由。11由于外观设计专利包括有主视图、立体图、俯视图、仰视图和左右视图等多个视图，而发明或实用新型专利说明书附图可能只有一幅或者只展示了产品的一个面，确实存在着抵触申请文献对被诉侵权产品的设计特征是否全面公开的问题。
就该问题而言，可以类比现有设计抗辩的审查方法。首先应明确，抵触申请抗辩的比对对象是，被诉侵权产品的设计特征与在先发明或实用新型专利申请文件所披露的产品设计特征。
其次，有关比对不能是漫无边际或者过于强调不相关的细节特征，应以权利人主张的授权设计的设计要点为指引。在授权设计所展示的设计要点范围内，如被诉侵权产品的设计特征与抵触申请文献所披露的特征均相同，应认为抵触申请抗辩成立;反之，如被诉侵权产品的相应设计特征并未为抵触申请文献所完全披露，则抵触申请抗辩不能成立。
另外，还应注意一种中间状态，即被诉侵权设计中有部分设计特征并未为抵触申请文献所披露，但该部分设计特征与授权设计的对应特征亦不相同，此时，被诉侵权人的抵触申请抗辩不能成立，权利人的侵权主张亦不能成立。