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摘 要：专利申请实务中对专利法第33条关于专利修改超范围的理解一直存有争议。通过引入更普遍的“与专利相关的普通公众”身份作为专利修改是否超范围的判断主体，可以更好地统一对专利法第33条的理解与执行，以平衡专利权与公共利益。
关键词：修改超范围；本领域技术人员；与专利相关的普通公众
我国专利法第33条是有关专利申请文件修改的规定。由于对专利修改超范围相关法律法规理解的不一致，导致专利申请或侵权诉讼过程中对专利法第33条的审查基准一直存在争议之处。
一、 专利法第33条的立法与实践现状
专利法第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或照片表示的范围。专利法第33条一方面赋予了专利申请人修改专利文件的权利，另一方面又对修改权利作了限制，避免专利申请人在修改专利文件时增加新的技术内容，导致专利保护范围扩大，获得本属于他人或社会公众的不当利益。这样的规定，体现了法律在专利权与公益间的平衡。
专利代理行业对专利审查部门修改超范围审查基准的把握存在比较大的争议。尽管我国《专利审查指南》对于专利申请文件的修改标准做了具体规定，将专利法第33条中的“记载的范围”解释为“记载的内容”和“根据原权利要求书和专利说明书记载的内容以及说明书附图直接地、毫无意义地确定的内容”。［1］并且以罗列的方式规定了哪些是允许的修改，哪些是不允许的修改。但由于专利审查过程中主观因素的存在，专利代理人或申请人通常会感觉专利审查部门对于专利申请文件的修改限制过多，审查尺度的把握过于机械，对于本领域技术人员“直接地毫无疑义地确定的内容”也存在争议。
二、 对于国外相关法律制度的分析研究
既然我国专利法第33条关于申请文件修改超范围的审查基准一直困扰大家，那么国外关于申请文件修改超范围的规定到底如何呢？下面主要分析欧美专利法关于修改超范围的具体规定。
1、 欧洲专利公约及相关法规关于修改超范围的规定
欧洲专利公约关于专利申请文件的修改超范围的规定主要体现在《欧洲专利公约》第123条第2项，其规定对于欧洲专利申请文件或者欧洲专利的修改，不得包含超出原申请内容的技术主题。
欧洲专利局《审查指南》对修改超范围的规定做了进一步阐述，如果申请文件的修改（不管是通过增加、改变或是删除的方式）导致本领域技术人员不能直接地，明白无误地从原始申请文件中得出，即使考虑本领域技术人员自明的事宜也不能得出，那么这样的修改不被允许。在申诉委员会判例T 0567/06中，委员会认为欧洲专利公约第123条第2项并不关注于修改是否引入了原专利申请文件没有的新措词，其关注的是修改是否引入了超出原专利申请文件范围的新技术主题。所以当申请文件仅是变换新措词，但其等同于原始申请文件中的记载内容时，则没有超出第123条第2项的规定。［2］总体来讲，欧洲专利公约关于修改超范围的相关规定，起到了更好提升欧洲授权专利质量的作用。
2、 美国专利法及相关法规关于修改超范围的规定
美国专利法第132条规定，经审查后专利申请被驳回或审查部门作出异议相关要求时，局长应将此情况通知申请人，说明驳回、异议或相关要求的理由，并应附送对申请人判断其继续办理申请是否合宜有用的引证材料。申请人在接到此项通知后，经过修改或不经过修改，仍坚持其专利申请时，对其申请应予复查。所作的修正不能对发明的揭露添加新事物。
美国《专利审查基准》（MPEP2163.06）做了进一步规定，如果新事物被增加到申请公开文件中，无论其是在摘要、说明书或附图中，审查员都应恰当地根据专利法第132或第251条反对新事物的引入，并要求申请人删除这些新事物。如果新事物被增加到权利要求书中，则审查员应以专利法第112条第一段为由驳回该项权利要求，即由于权利要求不能得到说明书的有效支持，导致本领域或相关领域技术人员无法实现专利要求保护的技术方案。美国专利上诉法院在1981年re Rasmussen一案中的判词更是直言，本院述及以专利法132条核驳修改的申请专利范围等同于以专利法第112条第一段核驳。［3］由此可见美国通常兼用专利法第132条和第112条第一段反对新事物的引入。
3、 关于专利修改超范围的比较研究
通过比较欧洲专利公约、美国专利法，我们不难发现在关于修改超范围的相关法律规定中，欧洲专利局在《审查指南》中引入了本领域技术人员这一虚拟人格作为判断申请人修改是否超范围的主体。而在美国专利法及其审查基准关于申请文件修改超范围的规定中，虽没有引入本领域技术人员的概念，但美国关于申请文件修改超范围的规定经常与专利法第112条说明书是否充分公开的规定兼并使用。
对于本领域技术人员概念的考察，我们可以发现无论是欧洲专利公约还是美国专利法对于专利创造性或显而易见性的规定，均采用本领域技术人员作为判断主体。而我国专利法对于发明创造性的规定中并没有使用该概念，而是在《专利审查指南》关于专利创造性的实质审查规定中才对这一概念加以说明，由于其出现的位阶较低，不能很好地引导专利申请人进行专利申请文件的撰写，这不得不说是我国专利立法的一个缺失。一般公众很少接触《专利审查指南》，很容易将本领域技术人员这一虚拟人理解为专利的发明人或专利技术领域相关的真实研发人员，基于合理的公知技术推测，对修改超范围的相关法律规定也容易产生不一致的理解。
三、 对于我国现行相关法规的完善建议
基于以上分析，我们发现我国专利制度充分借鉴了欧洲专利制度和美国专利制度，在专利审查基准中受欧洲专利审查基准的影响较多，与美国专利审查基准有不同之处，这一定程度也影响了一部分申请人对我国专利法第33条关于修改超范围规定的理解。因此我国应当更好地融合欧美专利制度中符合我国国情的具体规则，不断完善我国有关专利修改超范围的法律法规。笔者提出如下建议：
第一，《专利审查指南》对修改超范围的规定应当采用“与专利相关的普通公众”作为修改超范围的判断主体。当前，我国专利法第33条并不排斥以普通消费者或使用者或发明的相关者的眼光来评价专利申请文件修改是否超范围。虽然从国际惯例看，都以本领域技术人员的角度来判断修改是否超范围，但我们应当看到专利审查部门的职责首先在于认定事实，其次才是适用法律。当一个普通公众有目的地查阅某一专利文件时，其角色就转化为与该专利相关的普通公众，其有动机通过学习理解专利文件涉及的技术常识。专利审查员在审查专利申请文件时构成与该专利相关的普通公众，当其认为申请人的修改超过了原始申请范围而申请人不认同审查员的审查意见时，申请人需要依据专利申请文件通过一个说理过程教导一个与该专利相关的普通公众，使其具有更多与专利申请文件对应的技术知识，经由这个过程，一个与该专利相关的普通公众能够对专利申请文件修改是否超范围的事实问题作出正确而中立的判断。以与专利相关的普通公众为视角判断专利申请文件的修改是否超范围，可以促进專利申请人提高申请专利的技术含金量，并不断提高专利申请文件的撰写质量。同时在修改超范围的规定中取消本领域技术人员的使用，可以减少由此带来的理解不一致问题。
第二，在《专利审查指南》修改超范围的规定中应当增加有关权利要求书和说明书修改的立法旨意内容。目前我国《专利审查指南》以罗列的形式列举了允许修改的情形和不允许修改的情形，但由于缺乏关于专利法第33条立法旨意的阐释，使得专利申请人不能深入理解专利法第33条蕴含的法理，不能很好地依据专利法及相关法规撰写高质量的申请文件并依据专利法第33条提交符合要求的修改文件。
第三，对《专利审查指南》中“直接地、毫无疑义地确定”应进一步阐释，消除理解误区。建议以与专利相关的普通公众作为判断修改是否超范围的主体，当与专利相关的普通公众无法从原申请文件中直接地、毫无疑义地单一得出修改后的内容时，则这种修改应被认为增加了新的内容。不是“直接地、毫无意义地确定”，很多时候就是一种概括，而这种概括无论大小，都将违背《专利审查指南》的规定。如果允许推测、概括存在，在没有对新主题进行检索时，社会公众的利益会被较轻率地受到损失。
此外，我国目前还出于技术的引进和吸收阶段，采用较窄的专利保护范围符合我国当前国情。采用与专利相关的普通公众的视角判断专利修改是否超范围，严格把握专利法第33条的规定，也能促进专利申请人提交技术含量更高的发明申请文件。
注释：
［1］ 国家知识产权局编著：《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年第1版，第243页。
［2］ Board of Appeal decision T 567/06 ，http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t060567eu1.html（访问时间为2011年3月19日）。
［3］ 罗炳荣著：《修正与Festo魔咒》，智慧财产季刊，民国94年第52期。
（作者通讯地址：贵州大学法学院，贵州贵阳550025）
关键词：修改超范围；本领域技术人员；与专利相关的普通公众
我国专利法第33条是有关专利申请文件修改的规定。由于对专利修改超范围相关法律法规理解的不一致，导致专利申请或侵权诉讼过程中对专利法第33条的审查基准一直存在争议之处。
一、 专利法第33条的立法与实践现状
专利法第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或照片表示的范围。专利法第33条一方面赋予了专利申请人修改专利文件的权利，另一方面又对修改权利作了限制，避免专利申请人在修改专利文件时增加新的技术内容，导致专利保护范围扩大，获得本属于他人或社会公众的不当利益。这样的规定，体现了法律在专利权与公益间的平衡。
专利代理行业对专利审查部门修改超范围审查基准的把握存在比较大的争议。尽管我国《专利审查指南》对于专利申请文件的修改标准做了具体规定，将专利法第33条中的“记载的范围”解释为“记载的内容”和“根据原权利要求书和专利说明书记载的内容以及说明书附图直接地、毫无意义地确定的内容”。［1］并且以罗列的方式规定了哪些是允许的修改，哪些是不允许的修改。但由于专利审查过程中主观因素的存在，专利代理人或申请人通常会感觉专利审查部门对于专利申请文件的修改限制过多，审查尺度的把握过于机械，对于本领域技术人员“直接地毫无疑义地确定的内容”也存在争议。
二、 对于国外相关法律制度的分析研究
既然我国专利法第33条关于申请文件修改超范围的审查基准一直困扰大家，那么国外关于申请文件修改超范围的规定到底如何呢？下面主要分析欧美专利法关于修改超范围的具体规定。
1、 欧洲专利公约及相关法规关于修改超范围的规定
欧洲专利公约关于专利申请文件的修改超范围的规定主要体现在《欧洲专利公约》第123条第2项，其规定对于欧洲专利申请文件或者欧洲专利的修改，不得包含超出原申请内容的技术主题。
欧洲专利局《审查指南》对修改超范围的规定做了进一步阐述，如果申请文件的修改（不管是通过增加、改变或是删除的方式）导致本领域技术人员不能直接地，明白无误地从原始申请文件中得出，即使考虑本领域技术人员自明的事宜也不能得出，那么这样的修改不被允许。在申诉委员会判例T 0567/06中，委员会认为欧洲专利公约第123条第2项并不关注于修改是否引入了原专利申请文件没有的新措词，其关注的是修改是否引入了超出原专利申请文件范围的新技术主题。所以当申请文件仅是变换新措词，但其等同于原始申请文件中的记载内容时，则没有超出第123条第2项的规定。［2］总体来讲，欧洲专利公约关于修改超范围的相关规定，起到了更好提升欧洲授权专利质量的作用。
2、 美国专利法及相关法规关于修改超范围的规定
美国专利法第132条规定，经审查后专利申请被驳回或审查部门作出异议相关要求时，局长应将此情况通知申请人，说明驳回、异议或相关要求的理由，并应附送对申请人判断其继续办理申请是否合宜有用的引证材料。申请人在接到此项通知后，经过修改或不经过修改，仍坚持其专利申请时，对其申请应予复查。所作的修正不能对发明的揭露添加新事物。
美国《专利审查基准》（MPEP2163.06）做了进一步规定，如果新事物被增加到申请公开文件中，无论其是在摘要、说明书或附图中，审查员都应恰当地根据专利法第132或第251条反对新事物的引入，并要求申请人删除这些新事物。如果新事物被增加到权利要求书中，则审查员应以专利法第112条第一段为由驳回该项权利要求，即由于权利要求不能得到说明书的有效支持，导致本领域或相关领域技术人员无法实现专利要求保护的技术方案。美国专利上诉法院在1981年re Rasmussen一案中的判词更是直言，本院述及以专利法132条核驳修改的申请专利范围等同于以专利法第112条第一段核驳。［3］由此可见美国通常兼用专利法第132条和第112条第一段反对新事物的引入。
3、 关于专利修改超范围的比较研究
通过比较欧洲专利公约、美国专利法，我们不难发现在关于修改超范围的相关法律规定中，欧洲专利局在《审查指南》中引入了本领域技术人员这一虚拟人格作为判断申请人修改是否超范围的主体。而在美国专利法及其审查基准关于申请文件修改超范围的规定中，虽没有引入本领域技术人员的概念，但美国关于申请文件修改超范围的规定经常与专利法第112条说明书是否充分公开的规定兼并使用。
对于本领域技术人员概念的考察，我们可以发现无论是欧洲专利公约还是美国专利法对于专利创造性或显而易见性的规定，均采用本领域技术人员作为判断主体。而我国专利法对于发明创造性的规定中并没有使用该概念，而是在《专利审查指南》关于专利创造性的实质审查规定中才对这一概念加以说明，由于其出现的位阶较低，不能很好地引导专利申请人进行专利申请文件的撰写，这不得不说是我国专利立法的一个缺失。一般公众很少接触《专利审查指南》，很容易将本领域技术人员这一虚拟人理解为专利的发明人或专利技术领域相关的真实研发人员，基于合理的公知技术推测，对修改超范围的相关法律规定也容易产生不一致的理解。
三、 对于我国现行相关法规的完善建议
基于以上分析，我们发现我国专利制度充分借鉴了欧洲专利制度和美国专利制度，在专利审查基准中受欧洲专利审查基准的影响较多，与美国专利审查基准有不同之处，这一定程度也影响了一部分申请人对我国专利法第33条关于修改超范围规定的理解。因此我国应当更好地融合欧美专利制度中符合我国国情的具体规则，不断完善我国有关专利修改超范围的法律法规。笔者提出如下建议：
第一，《专利审查指南》对修改超范围的规定应当采用“与专利相关的普通公众”作为修改超范围的判断主体。当前，我国专利法第33条并不排斥以普通消费者或使用者或发明的相关者的眼光来评价专利申请文件修改是否超范围。虽然从国际惯例看，都以本领域技术人员的角度来判断修改是否超范围，但我们应当看到专利审查部门的职责首先在于认定事实，其次才是适用法律。当一个普通公众有目的地查阅某一专利文件时，其角色就转化为与该专利相关的普通公众，其有动机通过学习理解专利文件涉及的技术常识。专利审查员在审查专利申请文件时构成与该专利相关的普通公众，当其认为申请人的修改超过了原始申请范围而申请人不认同审查员的审查意见时，申请人需要依据专利申请文件通过一个说理过程教导一个与该专利相关的普通公众，使其具有更多与专利申请文件对应的技术知识，经由这个过程，一个与该专利相关的普通公众能够对专利申请文件修改是否超范围的事实问题作出正确而中立的判断。以与专利相关的普通公众为视角判断专利申请文件的修改是否超范围，可以促进專利申请人提高申请专利的技术含金量，并不断提高专利申请文件的撰写质量。同时在修改超范围的规定中取消本领域技术人员的使用，可以减少由此带来的理解不一致问题。
第二，在《专利审查指南》修改超范围的规定中应当增加有关权利要求书和说明书修改的立法旨意内容。目前我国《专利审查指南》以罗列的形式列举了允许修改的情形和不允许修改的情形，但由于缺乏关于专利法第33条立法旨意的阐释，使得专利申请人不能深入理解专利法第33条蕴含的法理，不能很好地依据专利法及相关法规撰写高质量的申请文件并依据专利法第33条提交符合要求的修改文件。
第三，对《专利审查指南》中“直接地、毫无疑义地确定”应进一步阐释，消除理解误区。建议以与专利相关的普通公众作为判断修改是否超范围的主体，当与专利相关的普通公众无法从原申请文件中直接地、毫无疑义地单一得出修改后的内容时，则这种修改应被认为增加了新的内容。不是“直接地、毫无意义地确定”，很多时候就是一种概括，而这种概括无论大小，都将违背《专利审查指南》的规定。如果允许推测、概括存在，在没有对新主题进行检索时，社会公众的利益会被较轻率地受到损失。
此外，我国目前还出于技术的引进和吸收阶段，采用较窄的专利保护范围符合我国当前国情。采用与专利相关的普通公众的视角判断专利修改是否超范围，严格把握专利法第33条的规定，也能促进专利申请人提交技术含量更高的发明申请文件。
注释：
［1］ 国家知识产权局编著：《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年第1版，第243页。
［2］ Board of Appeal decision T 567/06 ，http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t060567eu1.html（访问时间为2011年3月19日）。
［3］ 罗炳荣著：《修正与Festo魔咒》，智慧财产季刊，民国94年第52期。
（作者通讯地址：贵州大学法学院，贵州贵阳550025）