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摘 要：修改超范围的判断依据是专利法第33条规定的“原说明书和权利要求书记载的范围”。本文通过以墨盒案为例，通过比较各级专利行政单位在本案中关于修改超范围的具体作法、以及其他国家或地区关于修改超范围的审查原则，阐述了如何确定“原说明书和权利要求书记载的范围”，从而给出启示以提高申请文件的撰写质量和专利的审查质量。
关键词：修改超范围，记载的范围，直接地、毫无疑义地确定，明确推导
在专利界内，存在诸多关于修改超范围的讨论。而在对修改超范围进行讨论时人们通常会提及那场著名的无效案件，也就是“墨盒案”。在该案中，原申请中仅记载了“半导体存储装置”，修改后的权利要求改为“存储装置”，对于这样的修改是否超范围，专利复审委员会、北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院、以及最高人民法院，存在着全然不同的理解方式。因此这一案件判决历经的次数之多、且各次判决的结论差别之大，在专利界也实属少见。下面我们以该案例来理解专利法第33条。
一、双方观点
对于此专利是否存在修改超范围的问题以及是否因而被无效，存在两种相反的观点。专利复审委员会与北京市第一中级人民法院持有相同的观点，即原申请中仅记载了“半导体存储装置”而修改后的权利要求改为“存储装置”属于修改超范围，此专利应被无效。而北京市高级人民法院以及最高人民法院，均认为将“半导体存储装置”修改为“存储装置”并不存在修改超范围的问题，尽管他们对于为什么如此修改没有超出原始记载范围的理由并不相同，但是最终的结论都是此专利不应该被无效掉。看到这里，大家不禁要问，为什么对于同一案情各次判决的差别居然如此之大，是因为案情太复杂，还是各个专利行政单位审理标准不一致，抑或是其他原因？尤其是最高人民法院所作出的《中华人民共和国最高人民法院行政裁定书 （2010）知行字第53号》，其提出了“综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图的记载能够直接、明确推导出的内容相比，并未引入新的技术内容”，明显不同于审查指南中所规定的“直接地、毫无疑义地确定的内容”，也就是说最高法的做法是与专利审查部门以及专利复审委员会的一贯作法相左的。尽管这里边有专利案件本身的特殊性的因素，例如作为熟悉专利领域的人士，一般都有体会，专利属于技术与法律相结合的产物，专利案例不同于一般民商案例或其他案例，也不同于技术文档，在一些情况下，并不是所有的问题一定能够得出非此即彼的结论，尤其是对于专利法第三十三条修改超范围这一法条，不可能像是数学题一样画出一个圈来、超出圈的就算是超出范围这么简单就能得出结论。但是既然是法律程序，作为专利的行政管理单位，从专利局实审部门到专利复审委员会、中级法院、高级法院直至最高法院，应当尽量按照统一的标准去执行同一审查规定和原则。这里我们不判断究竟哪个行政单位的做法是对或是错，仅是通过分析讨论来探讨哪种做法更为合适，或者说探讨哪种做法更有借鉴性。
二、详述专利法第33条
（一）专利法第33条立法目的
在我国现行的专利法中关于修改超范围的问题适用专利法第33条的规定。专利法第33条规定：对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
关于为什么要设立专利法第33条，各界人士的意见基本上是统一的，专利法第33条本意是强调“平衡”二字，申请人的权利与义务之间的平衡、申请人与社会公众之间的平衡等。对于修改的限制也讲究一个平衡，过于严苛会导致申请人的权益不能得到保护，过于宽松又会损害依赖于原始申请文件的社会公众的法律安全性。这个平衡的基础，就是申请日提交的专利申请文件，申请人应当基于其在申请日所提交文件的真实意思表示对专利申请文件进行修改，但不得通过修改使得申请人不当获利，损害依赖于原始申请文件的社会公众的法律安全性。
（二）如何准确理解专利法第33条
基于前述立法目的，对于“原说明书和权利要求书记载的范围”，应该从所属领域普通技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。凡是原说明书和权利要求书已经披露的技术内容，都应理解为属于原说明书和权利要求书记载的范围。既要防止对记载的范围作过宽解释，乃至涵盖了申请人在原说明书和权利要求书中未公开的技术内容，又要防止对记载的范围作过窄解释，对申请人在原说明书和权利要求书中已披露的技术内容置之不顾。通常在进行专利审查以及复审的过程中，都是参照专利审查指南规定来把握申请文件所允许修改的尺度。审查指南规定，原说明书和权利要求书记载的范围包括：原说明书和权利要求书文字记载的内容；根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。
下面列出了其他专利法中有关修改超范围的规定，从其中来尝试理解最高人民法院是如何得出上述结论的：
a、美国的相关规定
美国专利法第132条和251条明确禁止在专利申请文件及专利授权文件中引入新事项（new matter），以防止申请人将超出原始公开内容的信息加入，因此修改的范围以公开内容（disclosure）为准。《美国专利审查手册》即MPEP中，第 2163节规定：“虽然没有逐字逐句的要求，但权利要求的修改必须以明示、暗示或内在的公开方式得到说明书的支持。如果本领域技术人员不仅能认识到申请文件中存在明确错误，而且还能认识到如何改正，则这样的改错不会产生新事项”。
b、日本的相关规定
日本特许法第17条第2款第3项规定：对说明书、权利要求书或附图进行修改时，必须在随请求书最初提交的说明书、权利要求书或附图中所记载事项的范围内进行。
按照日本的审查指南，所记载的事项不仅包括明确记载的事项，还包括虽未明确记载但本领域技术人员根据最初提交的说明书、权利要求书或附图的记载而能够不言自明的事项。
在日本专利审查实务中，对主动修改或答复审查意见时的概括（即，所謂的“二次概括”）是允许的，只要其能够得到说明书的支持即可。
c、欧洲的相关规定
欧洲专利公约第123条之（2）规定：对欧洲专利申请或欧洲专利的修改，其主题（subject matter）不得超出原始申请的内容。
按照欧洲审查指南，原始申请的内容是能够从原始申请直接毫无疑义地导出的内容。欧洲审查指南关于新颖性、优先权和同样发明的章节中均规定，还必须考虑对于本领域技术人员“隐含公开的内容”。EPO上诉委员会在判例T 823/96中指出：“隐含公开的内容”是指没有明确提及、但根据明确提及的内容可以清楚且毫无疑义地导出的内容；因此，在判断一份文件的明确公开内容所清楚且毫无疑义地暗示的内容时，必须同时考虑公知常识。
三、结论
对于修改超范围问题是否采用“明确推导”这一概念，有人提出，修改是否超出范围应该根据是否能得到说明书支持为准，然而通过上述的分析和讨论可知这样的做法混淆了专利法第33条以及第26条第4款这两者的立法本意以及审查依据。因此，根据现行的专利法第33条以及审查指南的规定，“直接地、毫无疑义地确定”仍是最高效、且简单易行的标准，无论是在撰写申请文件或是进行专利审查时还是应该参照这一标准执行。
关键词：修改超范围，记载的范围，直接地、毫无疑义地确定，明确推导
在专利界内，存在诸多关于修改超范围的讨论。而在对修改超范围进行讨论时人们通常会提及那场著名的无效案件，也就是“墨盒案”。在该案中，原申请中仅记载了“半导体存储装置”，修改后的权利要求改为“存储装置”，对于这样的修改是否超范围，专利复审委员会、北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院、以及最高人民法院，存在着全然不同的理解方式。因此这一案件判决历经的次数之多、且各次判决的结论差别之大，在专利界也实属少见。下面我们以该案例来理解专利法第33条。
一、双方观点
对于此专利是否存在修改超范围的问题以及是否因而被无效，存在两种相反的观点。专利复审委员会与北京市第一中级人民法院持有相同的观点，即原申请中仅记载了“半导体存储装置”而修改后的权利要求改为“存储装置”属于修改超范围，此专利应被无效。而北京市高级人民法院以及最高人民法院，均认为将“半导体存储装置”修改为“存储装置”并不存在修改超范围的问题，尽管他们对于为什么如此修改没有超出原始记载范围的理由并不相同，但是最终的结论都是此专利不应该被无效掉。看到这里，大家不禁要问，为什么对于同一案情各次判决的差别居然如此之大，是因为案情太复杂，还是各个专利行政单位审理标准不一致，抑或是其他原因？尤其是最高人民法院所作出的《中华人民共和国最高人民法院行政裁定书 （2010）知行字第53号》，其提出了“综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图的记载能够直接、明确推导出的内容相比，并未引入新的技术内容”，明显不同于审查指南中所规定的“直接地、毫无疑义地确定的内容”，也就是说最高法的做法是与专利审查部门以及专利复审委员会的一贯作法相左的。尽管这里边有专利案件本身的特殊性的因素，例如作为熟悉专利领域的人士，一般都有体会，专利属于技术与法律相结合的产物，专利案例不同于一般民商案例或其他案例，也不同于技术文档，在一些情况下，并不是所有的问题一定能够得出非此即彼的结论，尤其是对于专利法第三十三条修改超范围这一法条，不可能像是数学题一样画出一个圈来、超出圈的就算是超出范围这么简单就能得出结论。但是既然是法律程序，作为专利的行政管理单位，从专利局实审部门到专利复审委员会、中级法院、高级法院直至最高法院，应当尽量按照统一的标准去执行同一审查规定和原则。这里我们不判断究竟哪个行政单位的做法是对或是错，仅是通过分析讨论来探讨哪种做法更为合适，或者说探讨哪种做法更有借鉴性。
二、详述专利法第33条
（一）专利法第33条立法目的
在我国现行的专利法中关于修改超范围的问题适用专利法第33条的规定。专利法第33条规定：对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
关于为什么要设立专利法第33条，各界人士的意见基本上是统一的，专利法第33条本意是强调“平衡”二字，申请人的权利与义务之间的平衡、申请人与社会公众之间的平衡等。对于修改的限制也讲究一个平衡，过于严苛会导致申请人的权益不能得到保护，过于宽松又会损害依赖于原始申请文件的社会公众的法律安全性。这个平衡的基础，就是申请日提交的专利申请文件，申请人应当基于其在申请日所提交文件的真实意思表示对专利申请文件进行修改，但不得通过修改使得申请人不当获利，损害依赖于原始申请文件的社会公众的法律安全性。
（二）如何准确理解专利法第33条
基于前述立法目的，对于“原说明书和权利要求书记载的范围”，应该从所属领域普通技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。凡是原说明书和权利要求书已经披露的技术内容，都应理解为属于原说明书和权利要求书记载的范围。既要防止对记载的范围作过宽解释，乃至涵盖了申请人在原说明书和权利要求书中未公开的技术内容，又要防止对记载的范围作过窄解释，对申请人在原说明书和权利要求书中已披露的技术内容置之不顾。通常在进行专利审查以及复审的过程中，都是参照专利审查指南规定来把握申请文件所允许修改的尺度。审查指南规定，原说明书和权利要求书记载的范围包括：原说明书和权利要求书文字记载的内容；根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。
下面列出了其他专利法中有关修改超范围的规定，从其中来尝试理解最高人民法院是如何得出上述结论的：
a、美国的相关规定
美国专利法第132条和251条明确禁止在专利申请文件及专利授权文件中引入新事项（new matter），以防止申请人将超出原始公开内容的信息加入，因此修改的范围以公开内容（disclosure）为准。《美国专利审查手册》即MPEP中，第 2163节规定：“虽然没有逐字逐句的要求，但权利要求的修改必须以明示、暗示或内在的公开方式得到说明书的支持。如果本领域技术人员不仅能认识到申请文件中存在明确错误，而且还能认识到如何改正，则这样的改错不会产生新事项”。
b、日本的相关规定
日本特许法第17条第2款第3项规定：对说明书、权利要求书或附图进行修改时，必须在随请求书最初提交的说明书、权利要求书或附图中所记载事项的范围内进行。
按照日本的审查指南，所记载的事项不仅包括明确记载的事项，还包括虽未明确记载但本领域技术人员根据最初提交的说明书、权利要求书或附图的记载而能够不言自明的事项。
在日本专利审查实务中，对主动修改或答复审查意见时的概括（即，所謂的“二次概括”）是允许的，只要其能够得到说明书的支持即可。
c、欧洲的相关规定
欧洲专利公约第123条之（2）规定：对欧洲专利申请或欧洲专利的修改，其主题（subject matter）不得超出原始申请的内容。
按照欧洲审查指南，原始申请的内容是能够从原始申请直接毫无疑义地导出的内容。欧洲审查指南关于新颖性、优先权和同样发明的章节中均规定，还必须考虑对于本领域技术人员“隐含公开的内容”。EPO上诉委员会在判例T 823/96中指出：“隐含公开的内容”是指没有明确提及、但根据明确提及的内容可以清楚且毫无疑义地导出的内容；因此，在判断一份文件的明确公开内容所清楚且毫无疑义地暗示的内容时，必须同时考虑公知常识。
三、结论
对于修改超范围问题是否采用“明确推导”这一概念，有人提出，修改是否超出范围应该根据是否能得到说明书支持为准，然而通过上述的分析和讨论可知这样的做法混淆了专利法第33条以及第26条第4款这两者的立法本意以及审查依据。因此，根据现行的专利法第33条以及审查指南的规定，“直接地、毫无疑义地确定”仍是最高效、且简单易行的标准，无论是在撰写申请文件或是进行专利审查时还是应该参照这一标准执行。