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摘 要：专利制度中的禁止反悔原则是专利制度中重要的侵权判定原则，和等同原则一样用于准确解释专利权利要求，我国法院正式引进禁止反悔原则理论的时间还不长，因此，对禁止反悔原则作用的认识有助于法院正确适用该原则审判专利侵权纠纷案件。
关键词：禁止反悔；专利；权利要求；侵权判定
一、 专利制度中禁止反悔原则的含义
专利制度中的禁止反悔原则在美国又称为“审批过程导致的禁止反悔”（prosecution history estoppel）,它是在专利申请、审批以及无效程序中，专利申请人以及专利权人将自己已经放弃的权利要求或者对专利权利要求所作的限缩性解释，不得在以后的专利侵权诉讼中重新纳入或者扩大到其保护范围中。
禁止反悔原则旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利审批过程中为了获得专利权而对其保护范围进行某种限制，或者强调权利要求中的某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何重要；到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制，或者强调该技术特征可有可无，试图扩大其保护范围，从而“两头获利”。正如美国一位专利律师所说，“在专利法院无效程序中的温顺小猫出了门就变成勇猛的老虎”。
在我国，专利制度中的禁止反悔原则一直没有在法律中明确规定，专利法的三次修改也没有规定该原则，但在我国许多法院以及专利行政部门处理专利纠纷的实践中已经做出了一些适用禁止反悔原则的判例，因此该原则已经得到了我们法律界的广泛认同。为适应正确审理专利纠纷案件的需要，提高审理专利侵权纠纷案件的能力，2009年12月21日最高人民法院通过，并于2010年1月1日生效的《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》明确规定了禁止反悔原则，该司法解释第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。为此，禁止反悔原则在我国有效法律文件中有了明确规定，法院应该准确适用禁止反悔原则，将等同原则的适用限制在一个合理范围内。
二、专利制度中禁止反悔原则的作用
1.强化专利申请文件的公示公信
在专利制度中，等同原则的适用很多时候破坏了专利权利要求的公示公信效果，而采用禁止反悔原则则是尽力消除等同原则的这种对公信公示效果的破坏。
专利申请过程实质上是申请人和审查员讨价还价的过程，在整个过程中他人都无法知晓，最后，在专利获得授权后，确定专利权利要求的文件包括两部分：一是公告的专利文件，二是没有公告的但被专利行政机关保存的有关申请人为获得专利权而对有关申请文件的限缩性修改或放弃的内容。社会公众为了保证自己的行为不侵犯已经获得的专利权，只有借助于有关的专利文件，同时，社会公众通过查询专利申请文件，确保只要自己的行为没有触犯到专利文件确定的专利权利要求的保护范围，其行为就应该是合法的，这就是所谓的专利文件的公示公信。专利权具有独占性的特点，一经取得就会受到法律的保护，在专利权的保护范围认定上采用外观主义，其实质就是专利文件公示公信力的一种体现。专利授权时被公开的专利文件当然具有公信力，即使在公示的内容存在有虚假、瑕疵的情况，其内容一经公开，专利权人即应当受其约束，如果社会公众因信赖该公示的内容而从事相关活动，则社会公众由此所获得的利益应当受到法律保护。禁止反悔原则正是起到了专利申请文件的公示公信作用，因为当专利权人通过等同原则或者“周边限定主义”扩大专利的保护范围，以此指控他人侵权时，就要受到公众因为信赖其专利文件而受影响的限制，禁止其对已经放弃或者缩限的内容反悔，不允许重新将自己已经放弃、缩限的内容纳入专利的保护范围。禁止反悔的逻辑在于，在审查中，专利权人通过相关记录通知社会公众其已经放弃对专利权所及范围的某些特别部分的权利。
美国最高法院在warner-Jenkinson一案的判决中指出，之所以需要在专利侵权诉讼中采用禁止反悔，是因为“权利要求应当具有明确定义要求保护的发明和公示作用”、“专利局应当确保所授予的专利权仅仅涵盖依法能够获得专利保护的发明”。因此，专利制度中的禁止反悔原则强化了专利申请文件的公示公信作用。
2.解释权利要求的功能
专利制度中的禁止反悔原则，一个重要的作用就是准确界定专利权利的保护范围。美国联邦巡回上诉法院在Desper Products案中指出，“审查历史是非常重要的解释权利要求的证据来源，因为由申请人与审查员同时交换而取得。”
专利法明确规定，专利权的保护范围以权利要求的内容为准，说明说及附图可以用来解释权利要求，然而这并不能否认专利审理历史对于准确确定专利保护范围的作用。只有通过专利审查历史，人们才能更清楚申请人对其专利保护范围的真实想法和意图。因为单单依靠授权专利公告中的专利文件，人们并不能完全了解申请人在申请过程中与专利审查员进行了何种讨价还价来最终获得专利授权。在以意见表达方式导致专利保护范围缩小的情形中，如果不依靠专利审查历史，人们就无法了解在专利文件中字面含义所确定的保护范围与专利权人真实希望保护的保护范围之间存在什么样的区别，从而社会公众就可能不敢在专利权人已经放弃的领域中实施相关技术，以至于损害了社会公众利益。
有人可能会产生这样的误解，即专利权保护范围是由权利要求界定的，那么应该严格遵守规定，不应当用专利审查历史来对专利保护范围进行界定。其实不然，权利要求中的真实意思，实际上应该由专利文件中的字面含义以及专利申请人曾经所做出有关对专利文件的修改意见来理解，这些都构成对权利要求正确解释的重要材料。专利审查历史档案为权利要求的确定提供了潜在的、有用的外部证据，从审查历史档案的作用来看，禁止反悔原则的作用主要应该在于对专利权保护范围的解释上。
3.利益平衡功能
前面讲到，禁止反悔原则的法理基础包括西方衡平法规则，他是伴随人类对公平正义的追求过程而产生的。因此，当禁止反悔原则在专利制度中的产生后，其必然具有平衡专利权人和社会公众利益的作用。 禁止反悔原则在专利制度中的利益平衡功能是指：在专利侵权判断中，为了强化对专利的保护，尽可能多地保护专利权人的利益，就能够达到更好地促进科技创新的目的，因此，对已经授权的专利应当尽量发挥等同原则的作用，使专利保护范围从权利要求的文字含义出发有较大的外延，覆盖较大的范围。同时，这一做法使得专利的保护范围不但涵盖权利要求的文字所明确界定的范围，而且还可以向外较大的延伸，从而形成了范围很宽的“灰色区域”，关键问题在于，这一区域是不确定的，在法院对具体案件作出判决之前，谁也搞不清楚何种行为将会落入其中，此时，就应充分发挥禁止反悔原则的作用，限制等同原则适用所产生的专利保护范围的灰色区域，按照美国最高法院在Festo一案判决中关于禁止反悔原则限制专利权人权利范围的论述，禁止反悔原则限制等同原则的作用具体包括两点：一、在专利申请和审批过程中专利申请人做出的凡是与获得专利有关的限制修改或者意见陈述都将导致禁止反悔，不准在以后的侵权诉讼中企图将自己放弃的内容重新纳入保护范围；二、一旦认定适用禁止反悔原则，除非专利权人能夠提出合理的理由，否则就推定对经过修改的技术特征不能适用等同原则，只能按照字面含义来确定专利的保护范围。因此，禁止反悔原则在限制等同原则的过程中实现了平衡专利权人和社会公众利益的功能。
4.规范专利文件撰写行为的功能。
长期以来，专利申请人在审批过程中普遍采取与专利局进行“讨价还价”的策略。申请人通常以开始提出其保护范围明显超出合理限度的原始权利要求，这相当于先开出较高的“要价”，或者提出许多权利要求，其保护范围由宽变窄，这相当于开出一系列的“价单”让专利局的审查员表态。但随着经济全球化趋势日益明朗和科学技术的突飞猛进，专利申请量迅猛增长，在这种形式下，主要国家的专利局都面临着申请案件积压、审查力量不足的巨大压力，不可能对每一件专利申请都细细评价、慢慢琢磨、精雕细琢，因此规范专利申请人对专利文件撰写行为显得极其重要，而禁止反悔原则恰恰实现这样的功能，因为禁止反悔原则禁止专利申请人将在申请、审批过程中放弃的内容重新纳入专利保护范围。如果申请人现在还采取以前的策略对专利文件的撰写还是显得漫天要价，一旦经过审查员指出而不得不进行修改，就会自食其果，使等同原则的适用受到极大的限制，对所获得专利的保护范围产生十分不利的影响。例如，申请人一开始提交的独立权利要求包含A、B、C、D四个技术特征，审查员引用相关对比文献，指出该权利要求不具备创造性，因此而不能予以批准。申请人为了克服审查员指出的缺陷，使其独立权利要求所要保护的技术方案与审查员引用的对比文献记载的技术内容形成足够的区别，将独立权利要求修改为包含技术特征A、B、C＇D＇，从而获得了审查员的同意。假如申请人一开始提交的独立权利要求就包含A、B、C＇D＇这四个技术特征，没有经过修改就被授予专利权，那么在专利侵权诉讼中或许有可能说服法官，使之相信包含A、B、C、D四个技术特征的实施行为构成了对其专利权的等同侵权。
综上，对禁止反悔原则作用的准确理解是很有意义和必要的，专利文件的撰写人应该充分认识禁止反悔原则的作用和功能，专利权人撰写专利文件时应改變以前撰写专利文件时高要价的做法，改变撰写策略，避免自己在以后的专利侵权诉讼中遭到禁止反悔的抗辩；法院应该准确理解其涵义和正确认识禁止反悔原则的作用和功能，主动适用该原则准确解释专利权利要求，为正确审理专利侵权纠纷案件提供理论指导，将等同原则的适用限制在一个合理范围内，从而更好地实现专利权人和社会公众利益的平衡。
参考文献：
［1］吴汉东《知识产权法学》，法律出版社，2008年第3版
［2］闫文军《专利保护范围—权利要求解释和等同原则的适用》，法律出版社， 2005年版
［3］尹新天《专利权的保护》，知识产权出版社，2005年版
［4］陈芳华 《专利诉讼中禁止反悔原则的理解与运用》，《电子知识产权》2006年第2期
［5］顾兴伟《论专利法中的禁止反悔原则》，《新学术》，2007年第3期
［6］孙莉 《论专利侵权判定中的禁止反悔原则》，《西安石油大学学报（社会科学版）》，2005年15卷第二期
（作者通讯地址：贵州大学法学院，贵州贵阳550025）
关键词：禁止反悔；专利；权利要求；侵权判定
一、 专利制度中禁止反悔原则的含义
专利制度中的禁止反悔原则在美国又称为“审批过程导致的禁止反悔”（prosecution history estoppel）,它是在专利申请、审批以及无效程序中，专利申请人以及专利权人将自己已经放弃的权利要求或者对专利权利要求所作的限缩性解释，不得在以后的专利侵权诉讼中重新纳入或者扩大到其保护范围中。
禁止反悔原则旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利审批过程中为了获得专利权而对其保护范围进行某种限制，或者强调权利要求中的某个技术特征对于确定其新颖性、创造性如何重要；到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制，或者强调该技术特征可有可无，试图扩大其保护范围，从而“两头获利”。正如美国一位专利律师所说，“在专利法院无效程序中的温顺小猫出了门就变成勇猛的老虎”。
在我国，专利制度中的禁止反悔原则一直没有在法律中明确规定，专利法的三次修改也没有规定该原则，但在我国许多法院以及专利行政部门处理专利纠纷的实践中已经做出了一些适用禁止反悔原则的判例，因此该原则已经得到了我们法律界的广泛认同。为适应正确审理专利纠纷案件的需要，提高审理专利侵权纠纷案件的能力，2009年12月21日最高人民法院通过，并于2010年1月1日生效的《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》明确规定了禁止反悔原则，该司法解释第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。为此，禁止反悔原则在我国有效法律文件中有了明确规定，法院应该准确适用禁止反悔原则，将等同原则的适用限制在一个合理范围内。
二、专利制度中禁止反悔原则的作用
1.强化专利申请文件的公示公信
在专利制度中，等同原则的适用很多时候破坏了专利权利要求的公示公信效果，而采用禁止反悔原则则是尽力消除等同原则的这种对公信公示效果的破坏。
专利申请过程实质上是申请人和审查员讨价还价的过程，在整个过程中他人都无法知晓，最后，在专利获得授权后，确定专利权利要求的文件包括两部分：一是公告的专利文件，二是没有公告的但被专利行政机关保存的有关申请人为获得专利权而对有关申请文件的限缩性修改或放弃的内容。社会公众为了保证自己的行为不侵犯已经获得的专利权，只有借助于有关的专利文件，同时，社会公众通过查询专利申请文件，确保只要自己的行为没有触犯到专利文件确定的专利权利要求的保护范围，其行为就应该是合法的，这就是所谓的专利文件的公示公信。专利权具有独占性的特点，一经取得就会受到法律的保护，在专利权的保护范围认定上采用外观主义，其实质就是专利文件公示公信力的一种体现。专利授权时被公开的专利文件当然具有公信力，即使在公示的内容存在有虚假、瑕疵的情况，其内容一经公开，专利权人即应当受其约束，如果社会公众因信赖该公示的内容而从事相关活动，则社会公众由此所获得的利益应当受到法律保护。禁止反悔原则正是起到了专利申请文件的公示公信作用，因为当专利权人通过等同原则或者“周边限定主义”扩大专利的保护范围，以此指控他人侵权时，就要受到公众因为信赖其专利文件而受影响的限制，禁止其对已经放弃或者缩限的内容反悔，不允许重新将自己已经放弃、缩限的内容纳入专利的保护范围。禁止反悔的逻辑在于，在审查中，专利权人通过相关记录通知社会公众其已经放弃对专利权所及范围的某些特别部分的权利。
美国最高法院在warner-Jenkinson一案的判决中指出，之所以需要在专利侵权诉讼中采用禁止反悔，是因为“权利要求应当具有明确定义要求保护的发明和公示作用”、“专利局应当确保所授予的专利权仅仅涵盖依法能够获得专利保护的发明”。因此，专利制度中的禁止反悔原则强化了专利申请文件的公示公信作用。
2.解释权利要求的功能
专利制度中的禁止反悔原则，一个重要的作用就是准确界定专利权利的保护范围。美国联邦巡回上诉法院在Desper Products案中指出，“审查历史是非常重要的解释权利要求的证据来源，因为由申请人与审查员同时交换而取得。”
专利法明确规定，专利权的保护范围以权利要求的内容为准，说明说及附图可以用来解释权利要求，然而这并不能否认专利审理历史对于准确确定专利保护范围的作用。只有通过专利审查历史，人们才能更清楚申请人对其专利保护范围的真实想法和意图。因为单单依靠授权专利公告中的专利文件，人们并不能完全了解申请人在申请过程中与专利审查员进行了何种讨价还价来最终获得专利授权。在以意见表达方式导致专利保护范围缩小的情形中，如果不依靠专利审查历史，人们就无法了解在专利文件中字面含义所确定的保护范围与专利权人真实希望保护的保护范围之间存在什么样的区别，从而社会公众就可能不敢在专利权人已经放弃的领域中实施相关技术，以至于损害了社会公众利益。
有人可能会产生这样的误解，即专利权保护范围是由权利要求界定的，那么应该严格遵守规定，不应当用专利审查历史来对专利保护范围进行界定。其实不然，权利要求中的真实意思，实际上应该由专利文件中的字面含义以及专利申请人曾经所做出有关对专利文件的修改意见来理解，这些都构成对权利要求正确解释的重要材料。专利审查历史档案为权利要求的确定提供了潜在的、有用的外部证据，从审查历史档案的作用来看，禁止反悔原则的作用主要应该在于对专利权保护范围的解释上。
3.利益平衡功能
前面讲到，禁止反悔原则的法理基础包括西方衡平法规则，他是伴随人类对公平正义的追求过程而产生的。因此，当禁止反悔原则在专利制度中的产生后，其必然具有平衡专利权人和社会公众利益的作用。 禁止反悔原则在专利制度中的利益平衡功能是指：在专利侵权判断中，为了强化对专利的保护，尽可能多地保护专利权人的利益，就能够达到更好地促进科技创新的目的，因此，对已经授权的专利应当尽量发挥等同原则的作用，使专利保护范围从权利要求的文字含义出发有较大的外延，覆盖较大的范围。同时，这一做法使得专利的保护范围不但涵盖权利要求的文字所明确界定的范围，而且还可以向外较大的延伸，从而形成了范围很宽的“灰色区域”，关键问题在于，这一区域是不确定的，在法院对具体案件作出判决之前，谁也搞不清楚何种行为将会落入其中，此时，就应充分发挥禁止反悔原则的作用，限制等同原则适用所产生的专利保护范围的灰色区域，按照美国最高法院在Festo一案判决中关于禁止反悔原则限制专利权人权利范围的论述，禁止反悔原则限制等同原则的作用具体包括两点：一、在专利申请和审批过程中专利申请人做出的凡是与获得专利有关的限制修改或者意见陈述都将导致禁止反悔，不准在以后的侵权诉讼中企图将自己放弃的内容重新纳入保护范围；二、一旦认定适用禁止反悔原则，除非专利权人能夠提出合理的理由，否则就推定对经过修改的技术特征不能适用等同原则，只能按照字面含义来确定专利的保护范围。因此，禁止反悔原则在限制等同原则的过程中实现了平衡专利权人和社会公众利益的功能。
4.规范专利文件撰写行为的功能。
长期以来，专利申请人在审批过程中普遍采取与专利局进行“讨价还价”的策略。申请人通常以开始提出其保护范围明显超出合理限度的原始权利要求，这相当于先开出较高的“要价”，或者提出许多权利要求，其保护范围由宽变窄，这相当于开出一系列的“价单”让专利局的审查员表态。但随着经济全球化趋势日益明朗和科学技术的突飞猛进，专利申请量迅猛增长，在这种形式下，主要国家的专利局都面临着申请案件积压、审查力量不足的巨大压力，不可能对每一件专利申请都细细评价、慢慢琢磨、精雕细琢，因此规范专利申请人对专利文件撰写行为显得极其重要，而禁止反悔原则恰恰实现这样的功能，因为禁止反悔原则禁止专利申请人将在申请、审批过程中放弃的内容重新纳入专利保护范围。如果申请人现在还采取以前的策略对专利文件的撰写还是显得漫天要价，一旦经过审查员指出而不得不进行修改，就会自食其果，使等同原则的适用受到极大的限制，对所获得专利的保护范围产生十分不利的影响。例如，申请人一开始提交的独立权利要求包含A、B、C、D四个技术特征，审查员引用相关对比文献，指出该权利要求不具备创造性，因此而不能予以批准。申请人为了克服审查员指出的缺陷，使其独立权利要求所要保护的技术方案与审查员引用的对比文献记载的技术内容形成足够的区别，将独立权利要求修改为包含技术特征A、B、C＇D＇，从而获得了审查员的同意。假如申请人一开始提交的独立权利要求就包含A、B、C＇D＇这四个技术特征，没有经过修改就被授予专利权，那么在专利侵权诉讼中或许有可能说服法官，使之相信包含A、B、C、D四个技术特征的实施行为构成了对其专利权的等同侵权。
综上，对禁止反悔原则作用的准确理解是很有意义和必要的，专利文件的撰写人应该充分认识禁止反悔原则的作用和功能，专利权人撰写专利文件时应改變以前撰写专利文件时高要价的做法，改变撰写策略，避免自己在以后的专利侵权诉讼中遭到禁止反悔的抗辩；法院应该准确理解其涵义和正确认识禁止反悔原则的作用和功能，主动适用该原则准确解释专利权利要求，为正确审理专利侵权纠纷案件提供理论指导，将等同原则的适用限制在一个合理范围内，从而更好地实现专利权人和社会公众利益的平衡。
参考文献：
［1］吴汉东《知识产权法学》，法律出版社，2008年第3版
［2］闫文军《专利保护范围—权利要求解释和等同原则的适用》，法律出版社， 2005年版
［3］尹新天《专利权的保护》，知识产权出版社，2005年版
［4］陈芳华 《专利诉讼中禁止反悔原则的理解与运用》，《电子知识产权》2006年第2期
［5］顾兴伟《论专利法中的禁止反悔原则》，《新学术》，2007年第3期
［6］孙莉 《论专利侵权判定中的禁止反悔原则》，《西安石油大学学报（社会科学版）》，2005年15卷第二期
（作者通讯地址：贵州大学法学院，贵州贵阳550025）