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[摘要] 自美国国路银行信托公司诉签记金融集团公司一案的发生，商业方法专利化的问题摆到世人的面前。在中国，花旗银行申请注册19项金融产品类“商业方法”专利一事被曝光，商业方法是否可以作专利也渐为学者所关注，但始终未有定论。本文从美国商业方法专利化的发展历程出发，比较了专利化的优劣点，反思了我国在实施商业方法专利化上的可行性。
[关键词] 商业方法；专利化；美国；知识产权
[中图分类号]DF523．2 [文献标识码]A [文章编号]1000—4769(2006)03—0103—04
商业方法(Business Method)的定义并不完全统一，美国商标专利局(USPTO)在美国专利分类码705中对“商业方法”的定义为：“装置及对应的方法，用于商业运作、行政、企业管理或财务资料报表生成，它能使资料在经过处理后，有显著的改变或完成运算操作；装置及对应的方法，用于改变货物或服务提供时的资料处理或运算操作”。与此相参照的是，美国众议院议员Rick Boucher和Howard Berman在2000年提出的《商业方法专利促进法议案》中定义的“商业方法”为：“商业方法专利是指下列方法之一：(1)一种经营、管理或其他操作某一企业或组织，包括适用于财经信息处理过程的技术方法；(2)任何应用于竞技，训练或个人技巧的技术方法；(3)上述(])和(2)中所描述的由计算机辅助实施的技术或方法。”在中国国内，一般认为，商业方法就是为处理或解决商业经济活动或事务而由人类智力创造的方法或规则。
一、美国商业方法专利化的发展进程
美国是专利大国，在专利领域的诸多“游戏规则”均源出于斯，商业方法专利化的发源地也在美国。
对商业方法，美国的司法实践在一开始是不予专利保护的。有些文章提出涉及商业方法专利的诉讼案例最早可以追溯到1893年的ThoUnitodsCrodit System CO．v．American lndemnity CO．——案，”’该案中法官认为基于直接的商业经营方法的概念是不能获得专利的。在其后的1908年的Ho－tel Security Checking CO．vLorraine CO．一案则是关于商业方法不给予专利保护的里程碑式案件。此案的判决基于美国专利法第101条，该条规定：凡发明或发现任何新颖而适用的工序、机器、制造品、物质的成分，或其上述各项新颖而适用的改进，可以依照本法所规定的条件和要求取得专利权。根据此条规定，法院认为，Hotel SecurityCheckingC。．所主张的餐馆记账方式是一种商业方法且没有技术性，不属于专利的范围。该案确立了商业方法在专利保护上的除外原则(genesisOfBusiness Method Exception．)，不对商业方法授予专利，该原则在此后多年内被许多案件援引。
直到1998年，商业方法非专利化的惯例才有所突破。在1998年，国路银行信托公司诉签记金融集团公司(StateStreet Bank&TrustCO．vs． Sig－natureFinancialGroup，Inc)一案的发生，彻底打破了“商业方法除外”原则。在该案中，美国联邦巡回上诉法院(CAFC)认为，在进行专利审查时，商业方法专利申请应当具有与其他专利申请相同的资格。同时，CAFC强调了专利审查中的实用性原则，即在判断一项商业方法是否可获得专利权时，应看其能否应用于实际并产生实用效果，如果有则表明其具有可专利性。国路银行案的判决结果一举废除了美国专利审查机构——美国商标专利局(USPTO)以往将商业方法作为非专利客体的做法，为商业方法发明打开了获得专利权的大门。可以说，国路银行案是商业方法获得专利权的一个转折点。
以国路银行案为开端，商业方法专利化保护的趋势在美国愈演愈烈。1999年亚马逊书店(Amonzon．com)即以侵犯其第5，940，441号的美国商业方法专利(俗称“一次点击” —one—click)为由，控告全美最大的实体连锁书店邦诺书店(Barnesand Noble)；而PHceline．com网站也控告微软公司旗下的Expedia．com侵害了其第5，794，207号商业方法专利。从美国商标专利局的统计数据来看，美国1981年—1997年第705类专利权(绝大部分商业方法专利都包括在第705类)的年均授予量为156．3件，而1998年—2002年年均授予量攀升至914．2件。从专利申请量来看，1995年美国商标专利局受理的第705类专利申请仅为170件，到2000年则增加到7800多件，2001年达到10000多件。
2000年3月，美国专利商标局提出了一项商业方法专利行动计划。该计划的主要内容是确保在商业方法这一迅速发展的技术领域中的专利审查质量，并要求对涉及商业方法专利申请的审查员进行技术培训，以及在审查中执行扩大现有技术范围的检索。美国专利商标局还针对该领域缺乏现有技术文献的现实情况，专门建立了用于商业方法专利审查的数据库，并且在其网站上还公布了可用于商业方法专利检索的现有数据库及其他信息资源清单，同时请求公众对这些资源作出评价，以确定还有哪些信息和资料可以用于电子商务发明专利的审查。此外，美国专利商标局还与JPO和EPO合作，协调对商业方法专利的检索与审查。时至今日，美国商标专利局已经对商业发方法可专利化的态度变得明朗而肯定，美国企业的申请热情也在不断高涨。
二、对商业方法专利化的不同呼声
对商业方法的可专利化，有的学者表示赞同，认为专利化会有以下益处：(1)发明商业方法耗费了资源和精力，应当予以保护；(2)商业方法专利可以为公司带来垄断利润；(3)专利文献的公开有利于信息的传播，促进技术的进步。
与此相对的是，更多的学者对商业方法专利化表示反对。美国商业方法专利化的态度让一些学者感到警觉：美国商标专利局意欲何为?反对者认为：(1)商业方法专利化会导致垄断权，少数资力雄厚的企业申请后，会使更多的中小企业动辄有侵权之虞，这种垄断权会阻碍技术思想的传播和交流，妨碍Intemet的发展，同时，授予商业方法专利化的可行性也缺乏成本收益分析。(2)商业方法专利化容易导致专利化的滥用，它会使很多行业巨头型的企业钻专利制度的空子。(3)商业方法不属于专利权的客体。商业方法是一种对智力活动的规则和方法的归纳，具有抽象性，缺少技术性、实用性的特点，不属于专利法保护的对象。(4)发达国家对商业方法等新兴事物给予专利保护，其政策取向是为了保护其国内企业的利益以及国家高新技术的优势，因此对发展中国家而言，商业方法的垄断 限制是很不利的。
对商业方法是否可专利化的问题，欧洲持不赞同意见。多数欧洲国家认为，商业方法的专利化会给网络技术的发展造成负面影响，因为如果少数的大公司掌握商业方法专利，那么新的起步者就需要花费大量的时间和精力来逾越法律的屏障，就难以有更多的时间来进行进一步的发明和开拓。欧洲普遍认为，商业方法专利化对欧洲经济造成了危害，甚至是一场战争。
三、对我国商业方法专利化可行性的思考
WTO及我国参加的相关国际知识产权公约没有要求必须对商业方法进行专利保护。在我国，是否要对商业方法予以专利保护也来有定论。根据我国《专利法》第25条第1款第(2)项的规定，“智力活动的规则和方法”不应当被授予专利权。同时，根据我国专利局《审查指南》第二部分“实质审查”第1章“不予授予专利权的申请”的规定，“如果一项发明仅仅涉及智力活动的规则和方法，亦即智力活动的规则和方法本身，则不应当被授予专利权。例如：组织、生产、商业实施和经济等管理的方法及制度”。有学者据此认为，根据立法的规定，商业方法在大多数情况下是不应当被授予专利的。””但与此同时，1992年9月，国家知识产权局条法司司长尹新天在一次会议上指出，我国专利法中没有明确规定计算机程序本身、商业经营方法不能授予专利。这一点就说明了我国立法上尚有弹性。
在政策方面，有学者认为，我国现在暂不适宜对商业方法进行专利保护。此观点认为：是否对商业方法进行专利保护这个问题的背后隐藏着巨大的国家利益，这是目前一些专利大国扩大对商业方法进行专利保护的重要原因。美国、日本等国对商业方法专利化进行不遗余力的推行，缘于这些国家本身就是专利大国，同时也是科技、商业非常发达的国家，对他们而言，商业方法专利化的后果就是使得他们国内的企业更多地受到保护，使这些企业凭借其经济优势创制出来的商业方法享有垄断性的权利。这种垄断性权利的存在和扩张，对中国这样的发展中国家是非常不利的。同时，商业方法的出现，不是由于对专利权本身的追逐，而是由于对市场经济利益的追逐。商家希望扩大市场份额占有领先优势，从而让市场导致了商业方法的存在和繁荣。即使不给予商业方法专利权之保护，该等方法还是会因为竞争而产生。””此外，专利审查方面，专业水平较高的审查员的匮乏也使商业方法专利化在我国暂时难以实施。
笔者认为，从现实和长远的角度来说，目前我国是否保护商业方法专利，并不是一个该不该的问题，而是大势所趋。
首先，WIPO已经公布了国际专利分类表(IPC)新版(第8版)分类号，已在2006年1月开始实施。在这次改版中涉及到方法，具体表现为一个关于商业方法专利的临时小类(sub-class)，类名为：“特别适用于管理、商业、金融、监管或预测用途的数据处理设备或方法。这个分类号为G06Q。国际分类表作为使专利文献获得统一国际分类的一种手段，首要目的是为各国知识产权局和其他使用者建立用于专利文献检索的一套高效的检索工具，用以在给专利申请中各个技术公开项确定新颖性和评价发明高度或非显而易见性(包括对技术先进性和有益的结果或实用性的评价)。可见，新版分类表为专利审查和检索提供了有效途径，并且在《斯特拉斯堡协定》缔约国中通用。一旦新分类表付诸实施，则通过PCT途径提交的国际申请也必将包括具有G06Q分类号的专利申请，一旦申请人指定中国，我国也将不可避免地根据专利法和审查指南进行审查乃至授权。
其次，根据1993年4月1日实施的《专利审查指南》规定，原则上只有当所申请内容能够产生技术效果，构成一个完整的技术方案时才具备可授予专利权的条件。而商业方法，如果被视为一种智力活动的规则和方法以及并未产生技术效果和不构成完整的技术方案，则不能成为专利权的授予对象。事实上，在几年前沸沸扬扬的花旗银行商业方法专利事件中，最终获得授权的“电子货币系统”的分类号为G06F17／00，该分类号的说明是“特别适用于特定功能的数字计算设备或数据处理设备或数据处理方法”。从这里看出，我们早期对这些本质上届于商业方法的申请是按照实施它们的技术处理的。根据目前在CPRS系统中的检索结果，发现花旗银行的申请中只有这一个最终获得授权(授权公告日为2002年12月18日)，其他申请的结果都是视撤或尚未决定。不仅于此，还有其他很多商业方法专利也都以视撤告终。这些实例说明我国对商业方法专利的态度并不积极。
再次，关于审查员的能力问题，在美国、欧洲的经验中，商业方法这部分分类号的专利审查员很多都拥有MBA和技术方面两个学位，以充分保证审查质量。而我国专利局的审查员学历结构本身就比较高：博士占0．8％，硕士29．1％，本科60．7％，其中不乏拥有跨专业学位和执业资格者。以人员学历结构和经验来看，应对新种类的专利审查并不缺乏高层次人才。倘若时势需要，经过充分的理论培训和实践培养，是完全可以胜任商业方法审查的。
专利权本身是一种垄断权，“没有合法的垄断就不会有足够的信息生产出来，但是有了合法的垄断又不会有太多的信息被使用。”有人主张为了吸收外国先进商业方法，不给予商业方法以专利保护，从而保护我国起步较晚发展缓慢的商业，笔者不敢苟同。商业方法专利虽然广受争议，却已渐渐成为主流；如果我们逆时而动，是否会在国际合作中扮演“不合作”者的角色?我们是否会因此付出“投资环境”这个软资本的代价?
我们可以主张专利的地域性，并坚持主权原则，以特有的专利制度保护自身特色乃至国家利益。然而，在而其他国家都在渐渐接受商业方法专利，WIPO也以IPC修改接受商业方法专利的国际环境下，我们不可避免地要融人到新的情势之中。否则，会在国际交流与合作中受到歧视，甚至在未来的一些重要游戏规则制订时失去主导地位和先机。
[关键词] 商业方法；专利化；美国；知识产权
[中图分类号]DF523．2 [文献标识码]A [文章编号]1000—4769(2006)03—0103—04
商业方法(Business Method)的定义并不完全统一，美国商标专利局(USPTO)在美国专利分类码705中对“商业方法”的定义为：“装置及对应的方法，用于商业运作、行政、企业管理或财务资料报表生成，它能使资料在经过处理后，有显著的改变或完成运算操作；装置及对应的方法，用于改变货物或服务提供时的资料处理或运算操作”。与此相参照的是，美国众议院议员Rick Boucher和Howard Berman在2000年提出的《商业方法专利促进法议案》中定义的“商业方法”为：“商业方法专利是指下列方法之一：(1)一种经营、管理或其他操作某一企业或组织，包括适用于财经信息处理过程的技术方法；(2)任何应用于竞技，训练或个人技巧的技术方法；(3)上述(])和(2)中所描述的由计算机辅助实施的技术或方法。”在中国国内，一般认为，商业方法就是为处理或解决商业经济活动或事务而由人类智力创造的方法或规则。
一、美国商业方法专利化的发展进程
美国是专利大国，在专利领域的诸多“游戏规则”均源出于斯，商业方法专利化的发源地也在美国。
对商业方法，美国的司法实践在一开始是不予专利保护的。有些文章提出涉及商业方法专利的诉讼案例最早可以追溯到1893年的ThoUnitodsCrodit System CO．v．American lndemnity CO．——案，”’该案中法官认为基于直接的商业经营方法的概念是不能获得专利的。在其后的1908年的Ho－tel Security Checking CO．vLorraine CO．一案则是关于商业方法不给予专利保护的里程碑式案件。此案的判决基于美国专利法第101条，该条规定：凡发明或发现任何新颖而适用的工序、机器、制造品、物质的成分，或其上述各项新颖而适用的改进，可以依照本法所规定的条件和要求取得专利权。根据此条规定，法院认为，Hotel SecurityCheckingC。．所主张的餐馆记账方式是一种商业方法且没有技术性，不属于专利的范围。该案确立了商业方法在专利保护上的除外原则(genesisOfBusiness Method Exception．)，不对商业方法授予专利，该原则在此后多年内被许多案件援引。
直到1998年，商业方法非专利化的惯例才有所突破。在1998年，国路银行信托公司诉签记金融集团公司(StateStreet Bank&TrustCO．vs． Sig－natureFinancialGroup，Inc)一案的发生，彻底打破了“商业方法除外”原则。在该案中，美国联邦巡回上诉法院(CAFC)认为，在进行专利审查时，商业方法专利申请应当具有与其他专利申请相同的资格。同时，CAFC强调了专利审查中的实用性原则，即在判断一项商业方法是否可获得专利权时，应看其能否应用于实际并产生实用效果，如果有则表明其具有可专利性。国路银行案的判决结果一举废除了美国专利审查机构——美国商标专利局(USPTO)以往将商业方法作为非专利客体的做法，为商业方法发明打开了获得专利权的大门。可以说，国路银行案是商业方法获得专利权的一个转折点。
以国路银行案为开端，商业方法专利化保护的趋势在美国愈演愈烈。1999年亚马逊书店(Amonzon．com)即以侵犯其第5，940，441号的美国商业方法专利(俗称“一次点击” —one—click)为由，控告全美最大的实体连锁书店邦诺书店(Barnesand Noble)；而PHceline．com网站也控告微软公司旗下的Expedia．com侵害了其第5，794，207号商业方法专利。从美国商标专利局的统计数据来看，美国1981年—1997年第705类专利权(绝大部分商业方法专利都包括在第705类)的年均授予量为156．3件，而1998年—2002年年均授予量攀升至914．2件。从专利申请量来看，1995年美国商标专利局受理的第705类专利申请仅为170件，到2000年则增加到7800多件，2001年达到10000多件。
2000年3月，美国专利商标局提出了一项商业方法专利行动计划。该计划的主要内容是确保在商业方法这一迅速发展的技术领域中的专利审查质量，并要求对涉及商业方法专利申请的审查员进行技术培训，以及在审查中执行扩大现有技术范围的检索。美国专利商标局还针对该领域缺乏现有技术文献的现实情况，专门建立了用于商业方法专利审查的数据库，并且在其网站上还公布了可用于商业方法专利检索的现有数据库及其他信息资源清单，同时请求公众对这些资源作出评价，以确定还有哪些信息和资料可以用于电子商务发明专利的审查。此外，美国专利商标局还与JPO和EPO合作，协调对商业方法专利的检索与审查。时至今日，美国商标专利局已经对商业发方法可专利化的态度变得明朗而肯定，美国企业的申请热情也在不断高涨。
二、对商业方法专利化的不同呼声
对商业方法的可专利化，有的学者表示赞同，认为专利化会有以下益处：(1)发明商业方法耗费了资源和精力，应当予以保护；(2)商业方法专利可以为公司带来垄断利润；(3)专利文献的公开有利于信息的传播，促进技术的进步。
与此相对的是，更多的学者对商业方法专利化表示反对。美国商业方法专利化的态度让一些学者感到警觉：美国商标专利局意欲何为?反对者认为：(1)商业方法专利化会导致垄断权，少数资力雄厚的企业申请后，会使更多的中小企业动辄有侵权之虞，这种垄断权会阻碍技术思想的传播和交流，妨碍Intemet的发展，同时，授予商业方法专利化的可行性也缺乏成本收益分析。(2)商业方法专利化容易导致专利化的滥用，它会使很多行业巨头型的企业钻专利制度的空子。(3)商业方法不属于专利权的客体。商业方法是一种对智力活动的规则和方法的归纳，具有抽象性，缺少技术性、实用性的特点，不属于专利法保护的对象。(4)发达国家对商业方法等新兴事物给予专利保护，其政策取向是为了保护其国内企业的利益以及国家高新技术的优势，因此对发展中国家而言，商业方法的垄断 限制是很不利的。
对商业方法是否可专利化的问题，欧洲持不赞同意见。多数欧洲国家认为，商业方法的专利化会给网络技术的发展造成负面影响，因为如果少数的大公司掌握商业方法专利，那么新的起步者就需要花费大量的时间和精力来逾越法律的屏障，就难以有更多的时间来进行进一步的发明和开拓。欧洲普遍认为，商业方法专利化对欧洲经济造成了危害，甚至是一场战争。
三、对我国商业方法专利化可行性的思考
WTO及我国参加的相关国际知识产权公约没有要求必须对商业方法进行专利保护。在我国，是否要对商业方法予以专利保护也来有定论。根据我国《专利法》第25条第1款第(2)项的规定，“智力活动的规则和方法”不应当被授予专利权。同时，根据我国专利局《审查指南》第二部分“实质审查”第1章“不予授予专利权的申请”的规定，“如果一项发明仅仅涉及智力活动的规则和方法，亦即智力活动的规则和方法本身，则不应当被授予专利权。例如：组织、生产、商业实施和经济等管理的方法及制度”。有学者据此认为，根据立法的规定，商业方法在大多数情况下是不应当被授予专利的。””但与此同时，1992年9月，国家知识产权局条法司司长尹新天在一次会议上指出，我国专利法中没有明确规定计算机程序本身、商业经营方法不能授予专利。这一点就说明了我国立法上尚有弹性。
在政策方面，有学者认为，我国现在暂不适宜对商业方法进行专利保护。此观点认为：是否对商业方法进行专利保护这个问题的背后隐藏着巨大的国家利益，这是目前一些专利大国扩大对商业方法进行专利保护的重要原因。美国、日本等国对商业方法专利化进行不遗余力的推行，缘于这些国家本身就是专利大国，同时也是科技、商业非常发达的国家，对他们而言，商业方法专利化的后果就是使得他们国内的企业更多地受到保护，使这些企业凭借其经济优势创制出来的商业方法享有垄断性的权利。这种垄断性权利的存在和扩张，对中国这样的发展中国家是非常不利的。同时，商业方法的出现，不是由于对专利权本身的追逐，而是由于对市场经济利益的追逐。商家希望扩大市场份额占有领先优势，从而让市场导致了商业方法的存在和繁荣。即使不给予商业方法专利权之保护，该等方法还是会因为竞争而产生。””此外，专利审查方面，专业水平较高的审查员的匮乏也使商业方法专利化在我国暂时难以实施。
笔者认为，从现实和长远的角度来说，目前我国是否保护商业方法专利，并不是一个该不该的问题，而是大势所趋。
首先，WIPO已经公布了国际专利分类表(IPC)新版(第8版)分类号，已在2006年1月开始实施。在这次改版中涉及到方法，具体表现为一个关于商业方法专利的临时小类(sub-class)，类名为：“特别适用于管理、商业、金融、监管或预测用途的数据处理设备或方法。这个分类号为G06Q。国际分类表作为使专利文献获得统一国际分类的一种手段，首要目的是为各国知识产权局和其他使用者建立用于专利文献检索的一套高效的检索工具，用以在给专利申请中各个技术公开项确定新颖性和评价发明高度或非显而易见性(包括对技术先进性和有益的结果或实用性的评价)。可见，新版分类表为专利审查和检索提供了有效途径，并且在《斯特拉斯堡协定》缔约国中通用。一旦新分类表付诸实施，则通过PCT途径提交的国际申请也必将包括具有G06Q分类号的专利申请，一旦申请人指定中国，我国也将不可避免地根据专利法和审查指南进行审查乃至授权。
其次，根据1993年4月1日实施的《专利审查指南》规定，原则上只有当所申请内容能够产生技术效果，构成一个完整的技术方案时才具备可授予专利权的条件。而商业方法，如果被视为一种智力活动的规则和方法以及并未产生技术效果和不构成完整的技术方案，则不能成为专利权的授予对象。事实上，在几年前沸沸扬扬的花旗银行商业方法专利事件中，最终获得授权的“电子货币系统”的分类号为G06F17／00，该分类号的说明是“特别适用于特定功能的数字计算设备或数据处理设备或数据处理方法”。从这里看出，我们早期对这些本质上届于商业方法的申请是按照实施它们的技术处理的。根据目前在CPRS系统中的检索结果，发现花旗银行的申请中只有这一个最终获得授权(授权公告日为2002年12月18日)，其他申请的结果都是视撤或尚未决定。不仅于此，还有其他很多商业方法专利也都以视撤告终。这些实例说明我国对商业方法专利的态度并不积极。
再次，关于审查员的能力问题，在美国、欧洲的经验中，商业方法这部分分类号的专利审查员很多都拥有MBA和技术方面两个学位，以充分保证审查质量。而我国专利局的审查员学历结构本身就比较高：博士占0．8％，硕士29．1％，本科60．7％，其中不乏拥有跨专业学位和执业资格者。以人员学历结构和经验来看，应对新种类的专利审查并不缺乏高层次人才。倘若时势需要，经过充分的理论培训和实践培养，是完全可以胜任商业方法审查的。
专利权本身是一种垄断权，“没有合法的垄断就不会有足够的信息生产出来，但是有了合法的垄断又不会有太多的信息被使用。”有人主张为了吸收外国先进商业方法，不给予商业方法以专利保护，从而保护我国起步较晚发展缓慢的商业，笔者不敢苟同。商业方法专利虽然广受争议，却已渐渐成为主流；如果我们逆时而动，是否会在国际合作中扮演“不合作”者的角色?我们是否会因此付出“投资环境”这个软资本的代价?
我们可以主张专利的地域性，并坚持主权原则，以特有的专利制度保护自身特色乃至国家利益。然而，在而其他国家都在渐渐接受商业方法专利，WIPO也以IPC修改接受商业方法专利的国际环境下，我们不可避免地要融人到新的情势之中。否则，会在国际交流与合作中受到歧视，甚至在未来的一些重要游戏规则制订时失去主导地位和先机。