论文部分内容阅读
摘要：本文对专利指南中，关于新颖性审查规定的“四相同”判断依据的把握与认定进行简要的探讨，通过案例分析，认为在权利要求保护范围过大时，不能简单地对其进行“四相同”的认定，可做出合适的上位概括，从而保护专利权人的合法权益，使得最终申请文件的达到一个比较稳定的保护范围。
关键词：新颖性；四相同；上位概括
1.引言
通过审查指南第二部分第三章3.1节有关新颖性的审查原则的规定，关于同样的发明的判断是依据：被审查的发明与现有技术或抵触申请所公布的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，即通常而言的“四相同”，则认为两者为同样的发明。
在具体判断新颖性时，审查员的审查思路一般为，先认定权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质相同，在此基础上所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果下，则认为两者为同样的发明。
在对上述内容进行实际操作中，如若申请文件中权利要求的保护范围相对较小，在判断新颖性文件时，“四相同”的把握和认定还是较为准确简单，但当保护权利要求保护范围过大时，在新颖性判断时该如何认定“四相同”？或者是否仍需按审查原则进行“四相同”的认定？以下将以真实的案例针对该点进行分析。
2.案情介绍
权利要求1：一种特种护板，其特征在于包括左护板和右护板，左护板的右端和右护板的左端铰接在一起，左护板的左部和右护板的右部均分布有安装孔。
1为左护板，2为右护板，3为安装孔，4为右销孔，5为销轴，6为端盖，7为端盖孔，8为调整垫，9为通孔，10为凹台，11为螺栓
本申请背景技术为：在垂直钻井中涉及垂直钻井中，护板是保持垂直钻进不可缺少的一
个部件，而现有的护板在垂直钻井系统工具工作过程中的工作效果并不是十分理想，由于垂钻工具纠斜靠护板推井壁，不同地层用同一钻头钻出的井眼尺寸变化很大，普通护板张开的角度有限，不能满足井眼扩大率较大的钻井需要。
因此，本申请技术方案为：左、右护板通过两端的安装孔3固定在垂钻本体上，左、右
护板通过端部销孔4以及销轴5铰接在一起，使得两者之间形成不同夹角，通过增大角度变化范围满足井眼扩大率较大的钻井需要。
对此审查员在进行充分检索后检索到了对比文件（CN201506610U），对比文件背景技术为：为了挡煤和保护、支撑电缆会在输送机的中部槽配有挡煤板，而为了防止挡煤板不互相干涉，中间会留有较大的空隙，这个空隙即有搭接板进行遮挡，现有的搭接板采用一端焊接于一块挡煤板上，另一端为自由端，在输送机推移时，相邻的挡煤板出现夹角，搭接板的自由端会随着夹角变化伸入电缆槽破坏电缆等。
因此，对比文件的技术方案为：将搭接板的左、右侧板体通过螺栓孔8固定在两块挡煤板上，然后左右侧板体通过套筒7与销轴5铰接在一起，当两块挡煤板产生一定的夹角时，搭接板便会在铰接点转动，形成相同的夹角，从而不产生应力。
鉴于本申请对独立权利要求1的描述，审查员使用对比文件1对本申请进行了新颖性评判：权利要求1要求保护一种特种护板，对比文件1（CN201506610U）公开了一种铰接合页式挡煤板，实质为一种特种护板，具体公开了（参见说明书第2页第24段，附图1）：包括左挡煤板板体1（相当于本申请的左护板）和右挡煤板板体2（相当于本申请的右护板），左挡煤板板体1的右端和右挡煤板体2的左端通过销轴5铰接在一起，左挡煤板板体1的左部和右挡煤板板体2的右部均分布有螺栓孔（相当于本申请的安装孔）。由此可见，对比文件1已经公开了该权利要求的全部技术特征，两者技术方案相同，且均属于护板领域，并均能产生一定夹角的技术效果，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备新颖性。
显然，对于上述案例，就对比文件公开的技术特征与本申请独立权利要求1所公开的技术特征相比而言，在不带入说明书内容的情况下，对比文件1公开了本申请的全部技术特征，但具体到新颖性评判中的“四相同”的对比方面，基于说明书公开的内容，两者的技术问题、技术效果显然存在较大的差异，审查员在撰写一通时对“四相同”的总结也不是客观准确的。此时，当申请文件权利要求保护范围较大的情况下，能否如上述通知书中所述，对解决的技术问题和实现的技术效果进行脱离申请文件实质内容的上位概括呢？
观点1：虽然对比文件1公开了权利要求1的全部技术特征，但对比文件1公开的发明在技术方案、技术领域、解决的技术问题以及实现的技术效果方面，与本申请明显不同，即对比文件1所记载的装置与本申请的装置属于完全不同的装置，因此，使用对比文件1来评价本申请的新颖性不合适。
观点2：专利法第五十九条规定：发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，就本申请权利要求1记载的内容而言，对比文件1是完全公开了其记载内容，在对权利要求评述时，无需考虑“四相同”，仅针对其保护范围下的技术方案进行评述即可，因此，应该使用对比文件1进行新颖性评述。
3.问题讨论
EPO新颖性审查原则中对新颖性的评价方法为：技术特征之间的直接比较，每个案件所引出的问题（或要实现的目的）相似与否与新颖性的评价无关，重要的是要求保护的特征（或其组合）是否为现有技术所知。可见，欧专局对新颖性的判定更倾向于单纯技术特征之间的对比，并不涉及技术问题与技术效果的比较。
鉴于此，笔者认为，虽然我国专利审查指南中对新颖性的判断有明确的规定，需要保证技术领域、解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，但在技术问题以及预期效果的认定上，不需要完全忠于申请文件。这点，与创造性的技术问题认定不同的是，新颖性技术问题的认定并不用于结合启示的基础。因此，在技术特征相同的情况下，在对技术问题、预期效果的认定时，审查员根据本申请以及对比文件所做出合适的上位概括是可行的，即使该上位概括并不能体现出申请文件的发明点。这种处理方式也完全符合专利法的立法宗旨：保护专利权人的合法权益。使得最终申请文件的達到一个比较稳定的保护范围。上述仅为个人观点，有错漏之处还请批评指正。
关键词：新颖性；四相同；上位概括
1.引言
通过审查指南第二部分第三章3.1节有关新颖性的审查原则的规定，关于同样的发明的判断是依据：被审查的发明与现有技术或抵触申请所公布的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，即通常而言的“四相同”，则认为两者为同样的发明。
在具体判断新颖性时，审查员的审查思路一般为，先认定权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质相同，在此基础上所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果下，则认为两者为同样的发明。
在对上述内容进行实际操作中，如若申请文件中权利要求的保护范围相对较小，在判断新颖性文件时，“四相同”的把握和认定还是较为准确简单，但当保护权利要求保护范围过大时，在新颖性判断时该如何认定“四相同”？或者是否仍需按审查原则进行“四相同”的认定？以下将以真实的案例针对该点进行分析。
2.案情介绍
权利要求1：一种特种护板，其特征在于包括左护板和右护板，左护板的右端和右护板的左端铰接在一起，左护板的左部和右护板的右部均分布有安装孔。
1为左护板，2为右护板，3为安装孔，4为右销孔，5为销轴，6为端盖，7为端盖孔，8为调整垫，9为通孔，10为凹台，11为螺栓
本申请背景技术为：在垂直钻井中涉及垂直钻井中，护板是保持垂直钻进不可缺少的一
个部件，而现有的护板在垂直钻井系统工具工作过程中的工作效果并不是十分理想，由于垂钻工具纠斜靠护板推井壁，不同地层用同一钻头钻出的井眼尺寸变化很大，普通护板张开的角度有限，不能满足井眼扩大率较大的钻井需要。
因此，本申请技术方案为：左、右护板通过两端的安装孔3固定在垂钻本体上，左、右
护板通过端部销孔4以及销轴5铰接在一起，使得两者之间形成不同夹角，通过增大角度变化范围满足井眼扩大率较大的钻井需要。
对此审查员在进行充分检索后检索到了对比文件（CN201506610U），对比文件背景技术为：为了挡煤和保护、支撑电缆会在输送机的中部槽配有挡煤板，而为了防止挡煤板不互相干涉，中间会留有较大的空隙，这个空隙即有搭接板进行遮挡，现有的搭接板采用一端焊接于一块挡煤板上，另一端为自由端，在输送机推移时，相邻的挡煤板出现夹角，搭接板的自由端会随着夹角变化伸入电缆槽破坏电缆等。
因此，对比文件的技术方案为：将搭接板的左、右侧板体通过螺栓孔8固定在两块挡煤板上，然后左右侧板体通过套筒7与销轴5铰接在一起，当两块挡煤板产生一定的夹角时，搭接板便会在铰接点转动，形成相同的夹角，从而不产生应力。
鉴于本申请对独立权利要求1的描述，审查员使用对比文件1对本申请进行了新颖性评判：权利要求1要求保护一种特种护板，对比文件1（CN201506610U）公开了一种铰接合页式挡煤板，实质为一种特种护板，具体公开了（参见说明书第2页第24段，附图1）：包括左挡煤板板体1（相当于本申请的左护板）和右挡煤板板体2（相当于本申请的右护板），左挡煤板板体1的右端和右挡煤板体2的左端通过销轴5铰接在一起，左挡煤板板体1的左部和右挡煤板板体2的右部均分布有螺栓孔（相当于本申请的安装孔）。由此可见，对比文件1已经公开了该权利要求的全部技术特征，两者技术方案相同，且均属于护板领域，并均能产生一定夹角的技术效果，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备新颖性。
显然，对于上述案例，就对比文件公开的技术特征与本申请独立权利要求1所公开的技术特征相比而言，在不带入说明书内容的情况下，对比文件1公开了本申请的全部技术特征，但具体到新颖性评判中的“四相同”的对比方面，基于说明书公开的内容，两者的技术问题、技术效果显然存在较大的差异，审查员在撰写一通时对“四相同”的总结也不是客观准确的。此时，当申请文件权利要求保护范围较大的情况下，能否如上述通知书中所述，对解决的技术问题和实现的技术效果进行脱离申请文件实质内容的上位概括呢？
观点1：虽然对比文件1公开了权利要求1的全部技术特征，但对比文件1公开的发明在技术方案、技术领域、解决的技术问题以及实现的技术效果方面，与本申请明显不同，即对比文件1所记载的装置与本申请的装置属于完全不同的装置，因此，使用对比文件1来评价本申请的新颖性不合适。
观点2：专利法第五十九条规定：发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，就本申请权利要求1记载的内容而言，对比文件1是完全公开了其记载内容，在对权利要求评述时，无需考虑“四相同”，仅针对其保护范围下的技术方案进行评述即可，因此，应该使用对比文件1进行新颖性评述。
3.问题讨论
EPO新颖性审查原则中对新颖性的评价方法为：技术特征之间的直接比较，每个案件所引出的问题（或要实现的目的）相似与否与新颖性的评价无关，重要的是要求保护的特征（或其组合）是否为现有技术所知。可见，欧专局对新颖性的判定更倾向于单纯技术特征之间的对比，并不涉及技术问题与技术效果的比较。
鉴于此，笔者认为，虽然我国专利审查指南中对新颖性的判断有明确的规定，需要保证技术领域、解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，但在技术问题以及预期效果的认定上，不需要完全忠于申请文件。这点，与创造性的技术问题认定不同的是，新颖性技术问题的认定并不用于结合启示的基础。因此，在技术特征相同的情况下，在对技术问题、预期效果的认定时，审查员根据本申请以及对比文件所做出合适的上位概括是可行的，即使该上位概括并不能体现出申请文件的发明点。这种处理方式也完全符合专利法的立法宗旨：保护专利权人的合法权益。使得最终申请文件的達到一个比较稳定的保护范围。上述仅为个人观点，有错漏之处还请批评指正。